2024.05.16 「A v. 特許庁長官」 東京地裁令和5年(行ウ)5001　― 発明者は自然人に限られる。ＡＩ発明をめぐる実務上の懸念に対し立法論の検討が期待されると付言 ―

１．背景

本件（東京地裁令和5年(行ウ)5001）は、発明者を「ダバス、本発明を自律的に発明した人工知能」として特願2020-543051号に係る国際出願PCT/IB2019/057809（本件出願）の日本での手続きに必要な書面（本件国内書面）を提出した特許出願人Ａ（原告）が、発明者の氏名として自然人の氏名を記載するよう補正を命じられたが補正をしなかったことにより特許庁長官（被告）が本件出願を却下する処分（本件処分）をしたことは、特許法にいう「発明」はＡＩ発明を含むものであり発明者の氏名は必要的記載事項ではないから違法である旨主張して、本件処分の取消しを求めた事案である。

Stephen Thaler博士が、ＡＩコンピュータである「DABUS」によって生み出された発明について「DABUS」を発明者として特許出願し、その発明者適格を争った米国での裁判（2022.09.25ブログ記事「“Inventors” must be human beings. 発明者AI（”DABUS”）の特許出願を拒絶した米国特許商標庁の判断を米国連邦巡回区控訴裁判所も支持　Thaler氏は大法廷での再審理申立てへ」参照）で、2023年4月23日、米国最高裁はThaler氏の請願を退けた（Case No. 22-919）。

“Inventors” must be human beings. 発明者AI（"DABUS"）の特許出願を拒絶した米国特許商標庁の判断を米国連邦巡回区控訴裁判所も支持　Thaler氏は大法廷での再審理申立てへ

アンケートにご協力いただけたらとてもうれしいです Stephen Thaler博士（以下、Thaler氏）は、彼のArtificial intelligence（"AI"）コンピュータである"DABUS"が生み出した発明について、"DABUS"を発明者として特許出願し、多くの国で保護を求めようとしています（）。 2022年8月5日、米国連邦巡回区控訴裁判所は、特許法には「発明者（inventors...

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2022.09.25

従って、米国ではＡＩは発明者になれないことで決着した。

英国でも、同年12月20日、最高裁判所は「DABUS」が自律的に創作した発明について特許を付与することはできないとの判決を下した。

そして、日本・・・。

本件は、この「DABUS」の日本での発明者適格が争われた事案である。

本件出願は、日本では、「ダバス、本発明を自律的に発明した人工知能」とした発明者の表示を補正しなかったことから出願却下の処分が下された。

原告は、2022年1月17日、本件処分に対して行政不服審査請求をしたところ、特許庁長官は、同年3月9日、弁明書を提出し、これを争った。

そして、審査庁は、同年10月12日、上記審査請求を棄却したため、原告は、本件処分は違法である旨主張して、本件処分の取消しを求め、本件訴訟を提起するに至った（太陽国際特許事務所 AI発明者 DABUSプロジェクト特設ページ 日本における審理状況（更新日2023/03/31）（2024年5月16日閲覧）より）。

２．裁判所の判断

東京地裁（民事第40部）（以下、「裁判所」と略す）は、原告の請求は理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決した。

裁判所の判断を以下に抜粋して紹介する。

（１）我が国における「発明者」という概念

「知的財産基本法２条１項は、「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの（発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。）、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいうと規定している。

上記の規定によれば、同法に規定する「発明」とは、人間の創造的活動により生み出されるものの例示として定義されていることからすると、知的財産基本法は、特許その他の知的財産の創造等に関する基本となる事項として、発明とは、自然人により生み出されるものと規定していると解するのが相当である。

そして、特許法についてみると、発明者の表示については、同法３６条１項２号が、発明者の氏名を記載しなければならない旨規定するのに対し、特許出願人の表示については、同項１号が、特許出願人の氏名又は名称を記載しなければならない旨規定していることからすれば、上記にいう氏名とは、文字どおり、自然人の氏名をいうものであり、上記の規定は、発明者が自然人であることを当然の前提とするものといえる。また、特許法６６条は、特許権は設定の登録により発生する旨規定しているところ、同法２９条１項は、発明をした者は、その発明について特許を受けることができる旨規定している。そうすると、ＡＩは、法人格を有するものではないから、上記にいう「発明をした者」は、特許を受ける権利の帰属主体にはなり得ないＡＩではなく、自然人をいうものと解するのが相当である。

他方、特許法に規定する「発明者」にＡＩが含まれると解した場合には、ＡＩ発明をしたＡＩ又はＡＩ発明のソースコードその他のソフトウェアに関する権利者、ＡＩ発明を出力等するハードウェアに関する権利者又はこれを排他的に管理する者その他のＡＩ発明に関係している者のうち、いずれの者を発明者とすべきかという点につき、およそ法令上の根拠を欠くことになる。のみならず、特許法２９条２項は、特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（以下「当業者」という。）が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、進歩性を欠くものとして、その発明については特許を受けることができない旨規定する。しかしながら、自然人の創作能力と、今後更に進化するＡＩの自律的創作能力が、直ちに同一であると判断するのは困難であるから、自然人が想定されていた「当業者」という概念を、直ちにＡＩにも適用するのは相当ではない。さらに、ＡＩの自律的創作能力と、自然人の創作能力との相違に鑑みると、ＡＩ発明に係る権利の存続期間は、ＡＩがもたらす社会経済構造等の変化を踏まえた産業政策上の観点から、現行特許法による存続期間とは異なるものと制度設計する余地も、十分にあり得るものといえる。

このような観点からすれば、ＡＩ発明に係る制度設計は、ＡＩがもたらす社会経済構造等の変化を踏まえ、国民的議論による民主主義的なプロセスに委ねることとし、その他のＡＩ関連制度との調和にも照らし、体系的かつ合理的な仕組みの在り方を立法論として幅広く検討して決めることが、相応しい解決の在り方とみるのが相当である。グローバルな観点からみても、発明概念に係る各国の法制度及び具体的規定の相違はあるものの、各国の特許法にいう「発明者」に直ちにＡＩが含まれると解するに慎重な国が多いことは、当審提出に係る証拠及び弁論の全趣旨によれば、明らかである。

これらの事情を総合考慮すれば、特許法に規定する「発明者」は、自然人に限られるものと解するのが相当である。

したがって、特許法１８４条の５第１項２号の規定にかかわらず、原告が発明者として「ダバス、本発明を自律的に発明した人工知能」と記載して、発明者の氏名を記載しなかったことにつき、原処分庁が同条の５第２項３号に基づき補正を命じた上、同条の５第３項の規定に基づき本件処分をしたことは、適法であると認めるのが相当である。」

（２）原告の主張に対する判断

以下のとおり、裁判所は、原告の主張はいずれも採用することができないと判断した。

原告は、我が国の特許法には諸外国のように特許を受ける権利の主体を発明者に限定するような規定がなく、特許法の制定時にＡＩ発明が想定されていなかったことは、ＡＩ発明の保護を否定する理由にはならない旨主張した。

しかしながら、裁判所は、

「自然人を想定して制度設計された現行特許法の枠組みの中で、ＡＩ発明に係る発明者等を定めるのは困難であることは、前記において説示したとおりである。この点につき、原告は、民法２０５条が準用する同法１８９条の規定により定められる旨主張するものの、同条によっても、果実を取得できる者を特定するのは格別、果実を生じさせる特許権そのものの発明主体を直ちに特定することはできないというべきである。その他に、原告の主張は、ＡＩ発明をめぐる実務上の懸念など十分傾聴に値するところがあるものの、前記において説示したところを踏まえると、立法論であれば格別、特許法の解釈適用としては、その域を超えるものというほかない。」

と判断した。

原告は、ＡＩ発明を保護しないという解釈はＴＲＩＰＳ協定２７条１項に違反する旨主張した。

しかしながら、裁判所は、

「同項は、「特許の対象」を規律の内容とするものであり、「権利の主体」につき、加盟国に対し、加盟国の国内特許法にいう「発明者」にＡＩを含めるよう義務付けるものとまでいえず、また、原告主張に係る欧州特許庁の見解も、特許法に関する判断の国際調和という観点から一つの見解を示すものとして十分参考にはなるものの、属地主義の原則に照らし、我が国の特許法の解釈を直ちに左右するものとはいえず、本件に適切ではない。」

と判断した。

原告は、知的財産基本法２条１項は「その他」と「その他の」の用法を混同しており、「発明」が「人間の創造的活動により生み出されるもの」に包含されると規定するものではない旨主張した。

しかしながら、裁判所は、

「特許法がＡＩ発明を想定していなかったことは、原告も認めるとおりであり、知的財産基本法２条１項も、立法経緯に照らし、文言どおり、ＡＩ発明を想定していなかったものと解するのが相当である。そして、当時想定していなかったＡＩ発明については、現行特許法の解釈のみでは、ＡＩがもたらす社会経済構造等の変化を踏まえた的確な結論を導き得ない派生的問題が多数生じることは、前記において繰り返し説示したとおりである。」

と判断した。

（３）その他

裁判所は、「その他に、原告提出に係る準備書面及び提出証拠を改めて検討しても、前記において説示したところを踏まえると、いずれも前記判断を左右するに至らない。したがって、原告の主張は、いずれも採用することができない。」としつつも、以下のとおり、付言した。

「なお、被告は、当裁判所の審理計画の定め（第２回弁論準備手続調書参照）にかかわらず、原告主張に係るＡＩ発明をめぐる実務上の懸念に対し、具体的な反論反証（令和５年１１月６日提出予定の被告の再々反論、再々反証をいう。上記手続調書参照）をあえて行っていないものの、特許法にいう「発明者」が自然人に限られる旨の前記判断は、上記実務上の懸念までをも直ちに否定するものではなく、原告の主張内容及び弁論の全趣旨に鑑みると、まずは我が国で立法論としてＡＩ発明に関する検討を行って可及的速やかにその結論を得ることが、ＡＩ発明に関する産業政策上の重要性に鑑み、特に期待されているものであることを、最後に改めて付言する。」

３．コメント

生成ＡＩをはじめとするＡＩ技術は、その開発競争の激化とともに、急速に進化しており、社会における様々な創作活動の在り方に影響を及ぼしている。

原告は、「発明」が自然人による発明に限定されることの問題点として、ＡＩ発明が現実に存在しているにもかかわらず、そのＡＩ発明が引用発明にならないとすると、当該発明と同一の内容の発明をした者は、その発明について新規性要件で拒絶されることがないということになる。これは、新規の発明を公開した者に対して独占権を付与するという特許制度の根幹を揺るがすものでると主張した。

そして、原告は、「ＡＩ発明においても【発明者】の【氏名】の欄が必要的記載事項であると解釈すると、発明者ではない自然人が特定された出願が増加するという弊害が生じる具体的な蓋然性があり、また、そのような真の発明者とは異なる自然人が特定された出願について誤って特許が付与された場合には、誰も無効にすることができないという不合理な結果を招来することになる」と主張した。

さらに、原告は、「従来は想定もされていなかった自律的なＡＩ発明が現に誕生し、産業界で利用されており、今後はそのような発明が質量ともに格段に増えていくことが確実に予想される。このため、近い将来の発明を奨励するには、特許法制定当時に想定されていた自然人による発明に対してインセンティブを与えるだけではなく、ＡＩ発明に対してインセンティブを与える必要がある。・・・発明者が自然人であることしか想定していない旧来の発明者主義に関する見解を無批判に採用し、ＡＩ発明に対するインセンティブという観点を殊更に捨象したのでは、「産業の発達に寄与する」（特許法１条）という特許法の目的に反する事態が招来されることは明らかである。」と主張した。

原告が主張したこれら実務上の懸念について、裁判所は、十分傾聴に値するところがあると言及しつつも、立法論であれば格別、特許法の解釈適用としては、その域を超えるものというほかないと述べた。

そして、ＡＩ発明に係る制度設計は体系的かつ合理的な仕組みの在り方を立法論として幅広く検討して決めることが相応しい解決の在り方であると指摘し、判決の最後にも、ＡＩ発明をめぐる実務上の懸念に対し、立法論として検討を行って可及的速やかにその結論を得ることが、ＡＩ発明に関する産業政策上の重要性に鑑み、特に期待されているものであることを、改めて付言した。

裁判所も、原告が主張したＡＩ発明に関する実務上の懸念には理解を示しているようである。

個人的には、ＡＩにより生み出される発明（ＡＩ発明）が現実的にあり得る以上、それが様々な知的財産の実務上の懸念を生んでいる状態は望ましくないと思いつつも、ＡＩが発明者としての権利主体となる法律論は難しいように思える。これら懸念をどのように解決することができるだろうか・・・。

「現在の法律ではＡＩは発明者になりません」との結論で議論を終息させることなく、実務上の懸念が少しでも解消できるような議論が盛り上がることを期待したい。

本件処分に対する行政不服審査請求の裁決は公開されているので以下に参考として抜粋しておく（行政不服審査裁決・答申検索データベース https://fufukudb.search.soumu.go.jp/koukai/Main# 裁決情報検索 > [審査庁名]に「特許庁」と入力し、または裁決日2022/10/12で検索。裁決・文書番号20221003行服特許１を参照。）。

裁決内容
〇　事案の要旨
本件は、特許協力条約に基づく国際出願（本件国際出願）をした審査請求人が、国内移行手続としてした特許法（法）１８４条の５第１項所定の書面及び法１８４条の４第１項所定の明細書、請求の範囲、図面及び要約の日本語による翻訳文に係る提出手続（本件手続）についてなされた出願却下の処分（本件却下処分）が違法又は不当であると主張して、その取消しを求める事案である。

○　審査請求人の主張（要旨）
(1) 本件国際出願に係る発明を発明した人工知能（ＡＩ）は、人によって方向付けられた課題又はデータを用いなくても、自律的に発明を行うことができるものである。このようなＡＩによる発明に関する手続を認めないということは、ＡＩによる発明の特許出願を行うことができず、発明の「保護」及び「利用」を図ることができないことになるから、法１条の趣旨に反する。
(2) 特許法上、発明者の明確な定義がない。特許法上で氏名の記載に関する規定があるからといって、発明者が自然人に限定される根拠にはならず、ＡＩが発明者として認められない根拠にもなり得ない。
(3) 法３５条３項の規定においては、職務発明の発明者である従業員は、特許を受ける権利を発明の完成と同時に有する主体となっていないから、発明者が発明の完成と同時に特許を受ける権利を有する主体となる必然性はない。また、法３３条１項には「『権利は』移転できる」と規定されているだけであり、発明者が移転しなくてはならないとは規定されていない。さらに、法３４条１項には、被承継人について何ら規定されておらず、同項をもって、被承継人について、権利能力を有し、かつ自然人であるというように解釈することは妥当でない。現行法の解釈は、ＡＩが発明者となりうる可能性が生じる前になされたものであることを踏まえれば、ＡＩから権利の承継が成立すると考え、ＡＩの管理者に特許を受ける権利を取得させて出願の手続を可能と解釈すべきである。
(4) 一部の国では、発明者の表示にＡＩを記載した出願が認められてきている。国際競争力の維持・強化を図るためには、日本においてもＡＩによってなされた発明を特許権により保護することが必要である。

〇　裁決の理由
(1) 特許庁長官は、本件手続について、法１８４条の５第２項３号、特許法施行規則（施行規則）３８条の５第１号の規定する方式に違反していること及び法１９５条２項の規定により納付すべき手数料が納付されていないことを理由として、法１８４条の５第２項３号及び同項５号の各規定に基づき、本件補正指令により手続の補正を審査請求人に命じたが、その後、審査請求人が法１９５条２項の規定により納付すべき手数料を納付したものの、その他の点については、審査請求人が本件補正指令で指定された期間内に補正をしなかったことが認められ、法１８４条の５第３項の規定に基づき、本件国際特許出願を却下した本件却下処分は適法である。
(2) 発明者の欄の記載事項について
法１８４条の５第２項３号、施行規則３８条の５第１号に定める国内書面の記載事項については、法１８４条の５第１項各号の規定を基にしている。同項各号においては、出願人については「氏名又は名称」と規定されているのに対し（同項１号）、発明者については「氏名」とのみ規定されている（同項２号）。法令上「人」とは自然人と法人を示す（例えば、法令用語研究会編「有斐閣・法律用語辞典（第４版）」９６６ページ参照）ことから、同項１号に規定される「出願人」の「氏名又は名称」は自然人の氏名と法人の名称を指していると解することができる一方で、同項２号の「氏名」について自然人の氏名に限られないとするのは合理的ではない。
また、そもそも「氏名」という語は、特許法に限らず、法令上、自然人について用いられる語であることから（例えば、角田禮次郎ほか編「法令用語辞典〈第１０次改訂版〉」７３８ページ参照）、法１８４条の５第１項２号の発明者の「氏名」とは、自然人の「氏名」を指すと解するのが合理的であり、施行規則様式第５３の【発明者】中の【氏名】の欄には、自然人の「氏名」を記載すべきということになると解される。
(3) 審査請求人の主張について
審査請求人は、前記の主張をするが、法３５条３項の規定は、職務発明について、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときにおいては、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属すると定めているところ、これは、あくまで、上記のような定めを設けた場合にだけ、例外的に、使用者等への原始帰属を認めるものであり、同項によって、発明者に特許を受ける権利が帰属するという特許法上の原則が変更されたものではない（中山信弘等編「新・注解特許法〔第２版〕【上巻】」６０２ページ）。
また、法２９条１項、３３条１項、３４条１項の各規定は、発明者が発明をしたときに特許を受ける権利を取得することを前提に、発明者ないしその発明者から特許を受ける権利を承継した者のみが特許を受けることができる規定になっているものと解される。これは、発明という行為が自然人の行う事実行為である（例えば、中山信弘著「特許法〔第４版〕」４５ページ、前掲「新・注解特許法〔第２版〕【上巻】」６９４ページ参照、実用新案法上の考案者について判示したものとして東京地裁昭和３０年３月１６日判決・下民６巻３号４７９ページ参照）とされることにも整合しており、これらの規定からも、法１８４条の５第１項２号の発明者の「氏名」は、自然人の「氏名」に限られると解するのがやはり合理的である。
したがって、審査請求人の主張は採用できない。
(4) 以上の次第で、本件却下処分は適法かつ妥当であり、本件審査請求は理由がないから、行政不服審査法４５条２項の規定により、棄却するのが相当である。

裁決　棄却