Summary
本件は、フマキラー（原告）が、アース製薬（被告）が特許権者である特許第6539407号に対する無効請求不成立審決の取消しを求めた事案であり、実施例補充型の国内優先権主張の効果が認められるかどうかが実質的な争点であった。
知財高裁は、「人工乳首事件」東京高裁判決の説示を踏襲しつつ、「後の出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨とする技術的事項が、先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項を超える」ものか否かという判断はその関係において「実施可能であるかを判断するものと解される」と一歩踏み込んだ。
本記事は、本件判決を簡単に紹介しつつ、優先権主張の効果は、補正されたものであると仮定した場合に「新規事項の追加となる場合」は認めないとしているプラクティスが定着しているところ、「実施可能であるかを判断する」との本件での判示や、他の事件判決も取り上げながら、優先権主張の効果、補正・訂正要件、実施可能要件のそれぞれが絡み合って複雑に交差している状況の交通整理が必要なのではないか・・・とまとまりのない思いついたままの感想を述べるものである。
１．背景
本件（知財高裁令和5年(行ケ)10057）は、フマキラー（原告）が、アース製薬（被告）が特許権者である発明の名称を「噴射製品および噴射方法」とする特許第6539407号に対する無効請求不成立審決（無効2020-800014号事件）の取消しを求めた事案である。
原告が主張した取消事由は、公然実施発明に基づいて本件訂正発明の新規性欠如に関する判断の誤りであったが、その前提として国内優先権主張の効果が認められるかどうかが実質的な争点であった。
本件訂正発明は、害虫忌避成分としてＥＢＡＡＰ又はイカリジンを含む組成物が充填された噴射製品に関するものであり、本件訂正発明１の発明特定事項は、いずれも優先権出願１の特許請求の範囲の請求項１又は２に記載されており、ＥＢＡＡＰと同様にイカリジンも明記されていた。しかし、優先権出願１の明細書等において実施例として記載されていたのは、ＥＢＡＡＰを含む噴射製品のみであり、イカリジンを含む噴射製品に係る実施例は、優先権出願２の明細書等により追加されたものだった。
すなわち、本件は、いわゆる「実施例補充型」の国内優先権の効果が認められるか否かが争われた事件である。
優先権主張の効果を享受できないと判断されれば、優先権出願１（第１優先日）より後であるがイカリジンの実施例を補充した優先権出願２（第２優先日）の前に甲８に基づき公然実施された発明により新規性の有無が問題となる。
甲８には、原告の公式ホームページにおける新製品情報として、イカリジン15%（原液濃度）を有効成分とする虫よけ剤が示されていた。
出典: 本件審決 甲８に示されている事項「甲８ａＮＥＷＳ 2016.08.08 新製品情報 有効成分”イカリジン”の濃度を高めた虫よけ剤「天使のスキンベープミスト プレミアム」「天使のスキンベープミスト プレミアム」緊急新発売！」
「実施例補充型」の国内優先権主張の効果が認められなかったことで衝撃的だった「人工乳首事件」を思い出しますね。
２．裁判所の判断
知財高裁・第１部（以下、「裁判所」と略す）は、国内優先権の主張の効果が認められるための要件について以下のように判示した。
「特許法４１条１項の規定による優先権（国内優先権）の主張を伴う後の出願に係る発明のうち、その国内優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面（以下、これらを合わせて「当初明細書等」という。）に記載された発明については、新規性（２９条１項）、進歩性（２９条２項）等の実体審査に係る規定の適用に当たり、当該後の出願が当該先の出願の時にされたものとみなされる（特許法４１条２項）。
そして、国内優先権主張の効果が認められるかどうかについては、後の出願の特許請求の範囲の文言が、先の出願の当初明細書等に記載されたものといえる場合であっても、後の出願の明細書の発明の詳細な説明に、先の出願の当初明細書等に記載されていなかった技術的事項を記載することにより、後の出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項が、先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項の範囲を超えることになる場合は、その超えた部分については優先権主張の効果は認められないと解するのが相当である。」
さらに、裁判所は、前記判示した「後の出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨とする技術的事項が、先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項を超える」ものか否かという判断は、以下のとおり、「実施可能であるか」を判断すると判示した。
「実施例が追加された後の出願の特許請求の範囲に記載された発明が先の出願の当初明細書等の記載事項との関係において実施可能であるかを判断するものと解される。」
一方、裁判所は、優先権主張の効果とサポート要件とは異なる要件の問題と述べている。
「優先権主張の効果とサポート要件とは異なる要件の問題であり、優先権出願の明細書等にサポート要件違反の発明があったかという観点を考慮すべきとはいえない。」
本事案において、裁判所は、当業者であれば、優先権出願１の明細書において、記載されているＥＢＡＡＰを配合した害虫忌避組成物及び噴射製品と同様にして、過度の試行錯誤を要することなく、イカリジンを配合した害虫忌避組成物や噴射製品も製造し且つ使用することができる（実施可能である）といえること、また、優先権出願２により追加されたイカリジンを含む噴射製品に係る実施例は、本件訂正発明１の実施に係る具体例であるとともに、優先権出願１に記載されていた発明の実施に係る具体例を確認的に記載したものと理解できることから、本件訂正発明１は、害虫忌避成分をイカリジンとする部分についても、優先権出願１に基づく国内優先権主張の効果が認められると判断した。
したがって、裁判所は、第１優先日より後であって、第２優先日前に公然実施されていたとする公然実施発明は、本件優先日前に公然実施された発明とはいえないから、その余の点について判断するまでもなく、原告の請求には理由がないとして、原告の請求を棄却する判決をした。
３．コメント
（１）優先権主張の効果は、補正を想定して新規事項追加かで判断、さらに実施可能でも判断か
もう20年以上も前になるが、「実施例補充型」の国内優先権主張の効果が認められなかったことで当時は衝撃的だった「人工乳首事件」の東京高裁判決は、その効果の成否に関して以下のように判示した（参考記事: 2003.10.08 「ピジョン v. 特許庁長官（人工乳首事件）」 東京高裁平成14年(行ケ)539）。
「後の出願に係る発明が先の出願の当初明細書等に記載された事項の範囲のものといえるか否かは，単に後の出願の特許請求の範囲の文言と先の出願の当初明細書等に記載された文言とを対比するのではなく，後の出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項と先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項との対比によって決定すべきであるから，後の出願の特許請求の範囲の文言が，先の出願の当初明細書等に記載されたものといえる場合であっても，後の出願の明細書の発明の詳細な説明に，先の出願の当初明細書等に記載されていなかった技術的事項を記載することにより，後の出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項が，先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項の範囲を超えることになる場合には，その超えた部分については優先権主張の効果は認められないというべきである。」
そして、本件においても、裁判所は、上記「人工乳首事件」判決の判示部分をそのまま引用する形で、国内優先権主張の効果が認められるかどうかは「技術的事項の範囲を超える」か否かによって判断すると判示した。
「後の出願の特許請求の範囲の文言が，先の出願の当初明細書等に記載されたものといえる場合であっても，後の出願の明細書の発明の詳細な説明に，先の出願の当初明細書等に記載されていなかった技術的事項を記載することにより，後の出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項が，先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項の範囲を超えることになる場合には，その超えた部分については優先権主張の効果は認められないと解するのが相当である。」
本件で、裁判所が、さらに踏み込んだ点は、前記「後の出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨とする技術的事項が、先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項を超える」ものか否かという判断についてであり、以下のとおり、「実施可能であるか」を（加えて？少なくとも？）判断するものと解すると判示したことである。
「実施例が追加された後の出願の特許請求の範囲に記載された発明が先の出願の当初明細書等の記載事項との関係において実施可能であるかを判断するものと解される。」
古いが過去にも、パリ優先権主張の効果について争われた事件であるが、化学物質発明において、第１国出願に係る出願書類において実施可能な記載ではなかったことを理由に優先権の効果を享受できないと判断した判決がある（参考記事: 2006.11.30 「シンジェンタ v. 特許庁長官」 知財高裁平成17年(行ケ)10737）。
「人工乳首事件」判決での判断は、実施例として補充されたものが「特有の効果を奏すること」から先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項の範囲を超えることになることは明らかであり、その超えた部分については優先権主張の効果が認められないとした点であったことから、「技術的事項の範囲を超える」との判断のポイントは、補充実施例が先の出願当初明細書に記載の効果とは異なる新たな特有の効果もさらに奏するかどうか、であった。
この実施例補充型の優先権主張の効果の判断においては、先の明細書に記載されていなかった新たな効果を奏する技術的事項を追加することが「技術的事項の範囲を超える」ものとして扱われることになるという解釈と、「ソルダーレジスト事件」大合議判決において、「明細書又は図面に記載した事項」の範囲内においてする補正・訂正の適否は、明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるかどうかを基準とするとされた（参考記事: 2008.05.30 「タムラ化研 v. 太陽インキ製造」 知財高裁平成18年(行ケ)10563）ということとが、それら文脈やそれぞれ遡及効に関わる影響という点で両要件どうしの親和性が高いことから、以後、優先権主張の効果は、補正における新規事項の追加の例に従うとされてきたように思う。
特許・実用新案審査基準 第V部 優先権 第2章 国内優先権（3.1.3）においても、 先の出願の当初明細書等に記載した事項との対比及び判断の基本的な考え方として、優先権の主張の効果は、補正されたものであると仮定した場合に「新規事項の追加となる場合」は認めないとしている。
（２）補正・訂正における新規事項の追加の判断に実施可能要件も？
前述のとおり、基本的な考え方として、優先権の主張の効果は、補正されたものであると仮定した場合に「新規事項の追加となる場合」は認めないとしている。
ここで、本件と優先権主張の効果の話題から少し脱線して、補正における新規事項の追加についての話題を取り上げたい。
補正における新規事項の追加の適否は、「明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるかどうか」により判断するわけであるが、この補正・訂正の要件に実施可能要件を課すような判断がされた事例（「イソブチルＧＡＢＡまたはその誘導体を含有する鎮痛剤事件」）がある（参考記事: 疼痛治療剤リリカ®（プレガバリン）の後発医薬品の特許権侵害訴訟で控訴審（知財高裁）判決出揃う 全ての「痛み」の用途特許は無効、特許権侵害認めず・・・4つの部で本件訂正が新規事項追加か否かへの向き合い方に違い）。
明細書に具体的に記載されている事項（本件明細書には、本件化合物の処置対象となる慢性疼痛に含まれる痛みの名称を列挙した箇所があり、「神経障害」の痛みと「線維筋痛症」も当該箇所に記載されていることは原審でも認められている。）を訂正事項とする場合において、実施可能要件と同様なハードル（効果を認識し得ること）を設けて訂正要件を判断した知財高裁（第２部、第３部、第４部）の論理は妥当であったのかには疑問がある（結論には同意）。
事件によっては、補正・訂正要件と同時に実施可能要件が争点となる場合はあるだろう。
しかし、各々の要件は独立して判断されるべきである。
（３）分割の実体的要件も新規事項の追加で判断
新規事項の追加について、脱線した話題をもうひとつ。
特許・実用新案審査基準 第VI部 特殊な出願 第1章 特許出願の分割（特許法第44条）第1節 特許出願の分割の要件（3.2）には、 分割出願の明細書等に記載された事項が、原出願の出願当初の明細書等に記載された事項の範囲内であるか否かを判断するにあたり、補正されたものであると仮定した場合に「新規事項の追加となる場合」は認めないとしている。
もし、新規事項の追加の判断に実施可能要件という要素が交差してくるならば、新規事項の追加で判断する分割要件にも影響してくるかもしれない。
もし分割要件が認められなければ、出願日の遡及効を失い、原出願の公開が新規性や進歩性を否定する先行文献となってしまい、致命的な結果となるのは必至である。
その意味でも、新規事項追加の適否の判断軸がブレることは、その判断手法に基づいているその他の要件の判断へも計り知れない影響を及ぼすことになる。
（４）医薬関連発明の過去の優先権主張の効果を争った判決例
医薬用途発明について、実施可能要件を満たすためには、原則として明細書にその薬理試験データの記載が求められる。
また、化学物質の発明について、実施可能要件を満たすためには、化学名が明細書に記載されているだけでなく、その化学物質を製造できることが明細書に記載又は技術常識から当業者が理解できることが必要とされている。
製薬産業において、創出されるこれら発明にとって、実施可能要件が交差するかもしれない（しないかもしれない？）優先権主張の効果の判断や補正・訂正における新規事項の追加の判断における予測可能性の低さは死活問題である。
優先権主張の効果が認められるための記載について判示された（主張された）過去の医薬関連判決を眺めると、優先権主張の効果について統一的な考え方を真正面から判示した裁判例は無く、「人工乳首事件」以降の審査基準のように補正の新規事項の追加の観点は判断の中で用いられていない場合がほとんどであり、むしろ、実施可能要件と交差させながら判断している場合が多い。
優先権の主張の効果を認めるか否かの判断基準について、人工乳首事件以後の審査基準の考え方とこれら医薬関連発明における事件で判示されている考え方との間で整合が取れているようには見えない。
- 2023.04.06 「グリーンクロス v. シャイアー」 知財高裁令和4年(行ケ)10010 － 医薬用途発明の優先権の効果が認められるには？／本件特許はイズロン酸-2-スルファターゼ脳室内投与製剤（ムコ多糖症II型治療剤ヒュンタラーゼ®）の障害となるのか？ －・・・知財高裁は、本件において優先権の効果が認められるためには、すなわち「本件発明１が基礎出願２（甲１７）に記載されていた発明であると認められるためには」、何が必要とされるかについて、以下のように言及した。「・・・の技術常識を踏まえると、本件発明１が甲１７に記載されていた発明であると認められるためには、甲１７に、本件発明１の組成物が実質的に記載されていたものと認められるのみならず、甲１７に、本件発明１の組成物による送達の効果が、ＩＣＶ投与した場合のものとして、実質的に記載されていたと認められる必要があるというべきである。」これを、さらに「医薬用途発明」（医薬発明ともいう）のこととして一般化するとすれば、基礎出願に少なくとその医薬用途としての効果が実質的に記載されていると認められる必要がある、と解釈することができそうだ。
- 2016.03.24 「東和薬品 v. イコス」 知財高裁平成27年(行ケ)10113・・・特許庁は、「パリ条約４条Ｈにおいて優先権が認められるための要件は，特許発明の構成部分が最初の出願の記載全体により明らかにされていることであって，優先権を主張する特許発明について，優先権証明書の記載が，日本の特許法の実施可能要件やサポート要件を充足することを要求するものではないし，ましてや実施可能要件やサポート要件の充足性のために優先権証明書に薬理データを記載すべきことを要求するものでもない」と述べた。裁判所は判断せず。
- 2008.10.06 「ユーロスクリーン v. 小野薬品」 大阪地裁平成18年(ワ)7760・・・裁判所は、「本件基礎出願１の明細書には，ケモカイン受容体８８Ｃ（ＣＣＲ５）と結合するケモカイン（リガンド）についての記載がなく，８８Ｃの機能が開示されていないこととなり，産業上の利用可能性ないし実施可能性要件を欠き，また，最初の出願に係る出願書類の全体により本件各発明が明らかにされているということもできない。したがって，本件特許は，本件基礎出願１に基づく優先権を享受することができない。」と判示した。
- 2006.11.30 「シンジェンタ v. 特許庁長官」 知財高裁平成17年(行ケ)10737・・・裁判所は、「本願発明は化学物質の発明であるが、化学物質につきパリ条約による優先権主張の利益を享受するためには、第１国出願に係る出願書類において単に化学構造式や製造方法を示して理論上の製造可能性を明らかにしただけでは足りず、当該出願書類全体から当該化学物質が現実に存在することが実際に確認できることを要するものと解するのが相当である。けだし、化学構造式や製造方法を机上で作出することは容易であるが、それだけでは単に理論上の可能性を示唆するにとどまるものであって、現実に製造できることが確認されない限り、実施可能な発明として完成しているものと評価することはできないからである。」と判示した。
- 2000.09.05 「杏林製薬 v. 特許庁長官」 東京高裁平成11年(行ケ)207・・・裁判所は、「化学物質につき特許が認められるためには、それが現実に提供されることが必要であり、単に化学構造式や製造方法を示して理論上の製造可能性を明らかにしただけでは足りず、化学物質が実際に確認できるものであることが必要であると解すべきである。なぜなら、化学構造式や製造方法を机上で作出することは容易であるが、そのことと、その化学物質を現実に製造できることとは、全く別の問題であって、机上で作出できても現実に製造できていないものは、未だ実施できない架空の物質にすぎないからである。そして、ある化学物質に係る特許出願の優先権主張の基礎となる出願に係る明細書に、その化学物質が記載されているか否かについても、同様の基準で判断されるべきことは明らかである。」と判示した。
（５）優先権主張の効果、補正・訂正要件、実施可能要件の交差点
・・・とあれこれと述べてきたのの、それぞれの要件の趣旨や論理・判断過程において、それぞれの要素が互いに交差する場面はあり得るのかもしれない。
前述の「イソブチルＧＡＢＡまたはその誘導体を含有する鎮痛剤事件」のように、補正・訂正要件の判断に実施可能要件の要素が交差した場合がその例かもしれない。
「人工乳首事件」以降の審査基準のように、優先権主張の効果の判断に、補正・訂正の新規事項の追加の要素が交差する場合もある。
また、分割の実体的要件も、補正・訂正要件である新規事項追加の適否で判断されることに注目しておく必要がある。
そして、本件にて裁判所が踏み込んで判示したように、優先権主張の効果の判断に、（加えて？少なくとも？）実施可能であることを求める要素が交差する場合もあるわけである。
優先権主張の効果、補正・訂正要件、実施可能要件、の３要件それぞれの道が複雑に？絡み合って交差している。
ピポ先輩！これはまるでニャー先輩とピポ先輩と私の三角関係みたいじゃないですか。互いにちょっかいを出したり、無視したり。ピポ先輩にいつもダメ出しする私は「実施可能要件」ですかね？
・・・
優先権主張の効果、補正・訂正要件、実施可能要件が複雑に絡み合った交差点で無用な事故が起きないように、交通整理をすることが必要とされているのではないだろうか。
わかりやすいカーナビがあれば複雑な交差点でも運転できるんだけどな。「優先」道路だと思って車線変更（補正）したのに、目的地は向こう（無効）だった・・・なんちゃって！
ピポ先輩～。運転免許持っているんですか～？（実施可能要件違反）
・・・
コメント