Summary
発明の名称を「５－アミノレブリン酸リン酸塩、その製造方法及びその用途」とする本件特許を保有する被控訴人（neo ALA）が、控訴人（東亜産業）による各控訴人製品の製造、譲渡等が特許権の侵害に当たると主張して、控訴人に対し、その差止め等を求めた特許権侵害差止請求事件で、知財高裁は、被控訴人の請求を全部認容した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、また、原審の認容した差止め及び廃棄請求について仮執行宣言を付した。
１．背景
本件（知財高裁令和5年(ネ)10086）は、発明の名称を「５－アミノレブリン酸リン酸塩、その製造方法及びその用途」とする本件特許（特許第4417865号）の特許権者である被控訴人（neo ALA株式会社）が、控訴人（株式会社東亜産業）による各控訴人製品の製造、譲渡等が特許権の侵害に当たると主張して、控訴人に対し、その差止め等を求めた事案である。
原審は、①各控訴人製品はいずれも本件発明の技術的範囲に属する、②控訴人主張の特許無効の抗弁（本件引用例に基づく新規性の欠如）は理由がないとして、被控訴人の請求をいずれも認容する判決をしたところ（参照: ブログ記事「2023.07.28 「neo ALA v. 東亜産業」 東京地裁令和4年(ワ)9716（５－アミノレブリン酸リン酸塩事件） － 製品には特許発明に係る化学物質を含むがその純度は低いと主張して発明の技術的範囲の属否を争った事例 －」）、控訴人がこれを不服として控訴した。
本件特許（特許第4417865号）の請求項1（本件発明）は、次のとおり、化学物質の発明である。
ＨＯＣＯＣＨ２ＣＨ２ＣＯＣＨ２ＮＨ２・ＨＯＰ（Ｏ）（ＯＲ１）n（ＯＨ）2－ｎ （１）
（式中、Ｒ１は、水素原子又は炭素数１～１８のアルキル基を示し；ｎは０～２の整数を示す。）で表される５－アミノレブリン酸リン酸塩。」
各控訴人製品は、原材料として５－ＡＬＡホスフェート（５－アミノレブリン酸リン酸塩）が含まれるアミノ酸粉末を用いるアミノ酸含有食品であり、各控訴人製品には、本件発明の一般式(1)のうちＲ１を水素原子とし、ｎを１とした５－アミノレブリン酸リン酸塩が含まれている。
すなわち、各控訴人製品には、化学物質である本件発明のアミノレブリン酸リン酸塩そのものが含まれている。
２．裁判所の判断
１ 本件控訴を棄却する。
２ 控訴費用は控訴人の負担とする。
３ 原判決主文１、２項は、仮に執行することができる。
知財高裁（第４部）は、被控訴人の請求を全部認容した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、また、原審の認容した差止め及び廃棄請求について仮執行宣言を付すこととして、主文のとおり判決した。
その理由は、控訴人の補充的主張等に対する判断を付加するほか、原判決を引用するものとなった。
控訴人の補充的主張等に対する知財高裁の判断を一部抜粋して以下に紹介する。
（１）各控訴人製品の本件発明の技術的範囲への属否（争点１）について
ア 本件発明の技術的範囲は純粋な物質に限定して解釈されるべきか
控訴人は、本件特許の特許請求の範囲の記載に基づき、明細書の記載を考慮すると、本件発明の技術的範囲は純粋な物質に限定して解釈されるべきであると主張した。
しかし、知財高裁は、
「本件特許の特許請求の範囲【請求項１】の記載は、化学物質の物質特許であることを示すものであって、その技術的範囲が単離された高純度の物質に限定されることを直ちに意味するものではない。そして、本件明細書には、・・・「何らかの用途に用いる具体例」が数多く記載されるとともに、単離された高純度のものでなくとも発明の効果を奏することが開示されていることは明らかである。・・・控訴人の主張は理由がない。」
と判断した。
イ 本件発明の技術的範囲は製造方法によって製造された物か、単離された高純度の化合物に限定されるべきか
また、控訴人は、化合物自体が公知文献に明記されており、当該化合物を初めて製造できたことに技術的意義が認められる物質特許の発明については、化合物自体は公知であるから、その発明は新規性を欠くと解すべきであり、仮に新規性を有するのであれば、その発明の技術的意義は当該化合物を製造できたことについて認められるものであるから、その技術的範囲は、発明者が現実に発明した製造方法によって製造された物か、単離された高純度の化合物に限定されるべきであると主張した。
しかし、知財高裁は、以下に述べるとおり控訴人の主張は採用できないと判断した。
「ア 発明が技術的思想の創作であること（特許法２条１項参照）にかんがみれば、特許出願前に頒布された刊行物（同法２９条１項３号）に物の発明が記載されているというためには、同刊行物に発明の構成が開示されているだけでなく、当該刊行物に接した当業者が、思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく、特許出願時の技術常識に基づいてその技術的思想を実施し得る程度に、当該発明の技術的思想が開示されていることを要する。
特に当該物が新規の化学物質である場合には、新規の化学物質は製造方法その他の入手方法を見出すことが困難であることが少なくないから、刊行物にその技術的思想が開示されているというためには、一般に、当該物質の構成が開示されていることにとどまらず、その製造方法を理解し得る程度の記載があることを要するというべきであり、刊行物に製造方法を理解し得る程度の記載がない場合には、当該刊行物に接した当業者が、思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく、特許出願時の技術常識に基づいてその製造方法その他の入手方法を見出すことができることが必要であるというべきである。
そして、本件において、公知文献である本件引用例に５－アミノレブリン酸リン酸塩の製造方法に関する記載は見当たらず、乙１６～１８の各論文によっても、特許出願時の技術常識に基づいて当業者がその製造方法その他の入手方法を見出すことができたとは認められない（以上は原判決「事実及び理由」第３の３(1)イ〔１４頁～〕に同じ。）。
イ 他方、本件明細書には、５－アミノレブリン酸リン酸塩の物質の構成が開示されている（【０００９】、【００１４】～【００１６】）にとどまらず、当業者がその製造方法を理解し得る程度の記載があるところ（【０００７】、【００１９】～【００２８】、【００３４】～【００３６】）、これは、新規の化学物質の発明である本件発明について、当業者が実施し得る程度の発明の技術的思想を開示するものであって、単なる製造方法としての技術的意義にとどまるものではない。
そして、特許が物の発明についてされている場合には、その特許権の効力は、当該物と構造、特性等が同一である物であれば、その製造方法にかかわらず及ぶこととなる（最高裁平成２４年（受）第１２０４号同２７年６月５日第二小法廷判決・民集６９巻４号７００頁参照）。
ウ なお、控訴人が指摘するような、本件特許の出願の際に製造等していた者については先使用による通常実施権（特許法７９条）により、本件特許の出願後に製造方法等の発明をした者については通常実施権の設定の裁定（同法９２条）により、特許権者との利益の調整が図られることになる。」
以上のとおり、知財高裁は、争点１（各控訴人製品の本件発明の技術的範囲への属否）に関する控訴人の主張は、控訴人の当審における補充的主張を踏まえても採用できないと判断した。
（２）差止め及び廃棄の必要性（争点２）について
知財高裁は、
「本件特許権を侵害するおそれがあると認められ、これと異なる控訴人の主張は採用できない。この点に関連して、被控訴人は上記差止め及び廃棄請求について仮執行宣言の申立てをしているところ、原審の段階であればともかく、現時点では仮執行宣言を付することが必要かつ相当と認める。」
として、原審の認容した差止め及び廃棄請求について仮執行宣言を付すこととした。
３．コメント
被控訴人（neo ALA株式会社）はネオファーマジャパン株式会社のグループ会社である。なお、ネオファーマジャパン株式会社は、2024年1月1日付で、その会社名をＫＩＹＡＮ ＰＨＡＲＭＡ株式会社（読み：キヤンファーマ）に変更した。
参考:
- 2024.03.28 ＫＩＹＡＮ ＰＨＡＲＭＡ株式会社 press release: 株式会社東亜産業に対する特許権侵害訴訟における知財高裁判決のお知らせ
知財高裁（第４部）は、被控訴人の請求を全部認容した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、また、原審の認容した差止め及び廃棄請求について仮執行宣言を付すこととして、主文のとおり判決した。
その理由は、原判決のとおりであり、その内容は、ブログ記事「2023.07.28 「neo ALA v. 東亜産業」 東京地裁令和4年(ワ)9716（５－アミノレブリン酸リン酸塩事件） － 製品には特許発明に係る化学物質を含むがその純度は低いと主張して発明の技術的範囲の属否を争った事例 －」にて紹介したとおりである。
本件発明は新規な化学物質の発明であるところ、控訴人は、「各被告製品は、５－アミノレブリン酸リン酸塩を含んでいるものの、単離されておらず、高純度のものではないから、本件発明を充足しない」と主張したが、東京地裁は、各控訴人製品に本件発明の５－アミノレブリン酸リン酸塩が含まれており、控訴人の上記主張には理由がないとしてその主張を退けた。
同記事では、被疑侵害製品には特許発明に係る化学物質を含むがその純度は低いと主張して発明の技術的範囲の属否を争った複数の過去事例も紹介し、それら事件判決の内容と本件との共通点について若干触れている。
さて、控訴審における本判決では、控訴人の補充的主張等に対する判断が付加されたが、例えば、以下の付加部分は原判決に同じであり、特許出願前に頒布された刊行物（同法２９条１項３号）に物の発明が記載されているというための判断基準を再度念押しするものとなった。
「特に当該物が新規の化学物質である場合には、新規の化学物質は製造方法その他の入手方法を見出すことが困難であることが少なくないから、刊行物にその技術的思想が開示されているというためには、一般に、当該物質の構成が開示されていることにとどまらず、その製造方法を理解し得る程度の記載があることを要するというべきであり、刊行物に製造方法を理解し得る程度の記載がない場合には、当該刊行物に接した当業者が、思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく、特許出願時の技術常識に基づいてその製造方法その他の入手方法を見出すことができることが必要であるというべきである。」
新規性を否定する引用発明の成立性/適格性について争われた医薬品関連の判決については、記事「記載要件/引例適格/データは必要か」にリストされている。化学物質発明の場合において、上記説示は、この点を争点とした近年の判決に共通している考え方であるといえるだろう。
知財高裁は、判決の中で、
「なお、控訴人が指摘するような、本件特許の出願の際に製造等していた者については先使用による通常実施権（特許法７９条）により、本件特許の出願後に製造方法等の発明をした者については通常実施権の設定の裁定（同法９２条）により、特許権者との利益の調整が図られることになる。」
と言及したが、これは、控訴人に対して、先使用権の抗弁の可能性について促しているのだろうか。本件において、控訴人は先使用権を有する旨の主張をしていない。そのような主張が可能であり、裁判で争われるとしたら、興味あるところである。
知財高裁は、原審の認容した差止め及び廃棄請求について仮執行宣言を付した。
本件で被控訴人が請求しているのは各控訴人製品の製造、譲渡等の差止めと同製品の廃棄である。
本件とは別に、被控訴人は、控訴人に対して、本件特許権の侵害行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起しているのだろうか。
本判決が言い渡される12日前にあたる2024年3月15日、本件特許に対して新たな無効審判（無効2024-800030）が請求されたようである（現時点で請求人は不明）。
本件特許権の存続期間満了日は2025年2月25日であり、残り１年を切ったわけだが、この特許権を巡る争いはまだまだ続きそうな予感がする。
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