１．はじめに
2015年7月10日に、職務発明制度の見直しを含む「特許法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第55号）が公布され、2016年4月1日に施行された。
この法律改正により、職務発明制度を定めた特許法35条の「相当の対価」の表現が「相当の利益」に変更され、さらに、手続きが適正である限り、使用者と従業者があらかじめ定めた契約などが尊重されることとなった。
- 特許庁: 職務発明制度の概要（更新日2017年7月27日）
この改正を機に、企業では職務発明規程の再整備が進み、その施行から約7年半が経過した現在まで、職務発明に関する訴訟件数は減少してきたように思われる。
本件（大阪地裁令和2年(ワ)12107）は、法律改正前に生じた職務発明に関する相当対価請求事件であるが、医薬品の製剤研究から生じた職務発明について、発明者の適格性や貢献内容に争いがあり、これら争点において、裁判所がどのような判断を下したのかを理解することは、現在でも製薬企業における発明者認定の実務に有益と考えられる。
そこで、本稿では、本件で争われた原告の発明者の適格性と、共同発明者間での原告の貢献割合に焦点を当てながら、裁判所の判断を紹介する。
２．事件の概要
本件（大阪地裁令和2年(ワ)12107）は、被告（全星薬品工業）の従業員であった原告（Ｐ１）が、在職中に職務上行った本件発明１（特許第4700480号）及び本件発明２（特許第5919173号）について、特許を受ける権利をいずれも被告に承継させたことにつき、被告に対し、相当の対価を求めた事案である。
主 文
１ 被告は、原告に対し、３８８万８０００円及びこれに対する令和２年３月３日から支払済みまで年５％の割合による金員を支払え。
２ 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
３ 訴訟費用は、これを３０分し、その１を被告の、その余を原告の負担とする。
４ この判決は、第１項に限り、仮に執行することができる。
大阪地方裁判所（第２１民事部）は、本件発明１に係る相当対価請求権は時効消滅したとしてその請求には理由がないと判断したが、本件発明２に係る相当対価請求は主文の限度で理由があるとしてその限度で認容する判決をした。
３．本件発明２
本件発明２は、平均粒子径が小さい放出制御膜を被覆した塩酸アンブロキソール含有微粒子を含み、１回の投与で長時間シグモイド型の薬物放出を続ける塩酸アンブロキソールの徐放性口腔内崩壊錠（以下、口腔内崩壊錠を「ＯＤ錠」ともいう。）に係る発明であり、特許第5919173号として登録された。
被告は、本件発明２に係る医薬品「アンブロキソール塩酸塩徐放ＯＤ錠４５ｍｇ「ＺＥ」」（以下「本件製品２」という。）について、販売を継続している。
全星薬品株式会社医療関係者向け情報サイト（https://zensei-med.jp/support/ingenuity.html）より
本件特許２の特許請求の範囲の請求項１は以下のとおり。
【請求項１】
各自塩酸アンブロキソールを含む制御放出微粒子および速放性微粒子の混合物へ、少なくとも崩壊剤および滑沢剤を加えて圧縮成形してなる口腔内崩壊錠であって、
前記制御放出微粒子は、
(1) 塩酸アンブロキソールおよび結合剤を含有するコア粒子、
(2) 該コア粒子を被覆する、水不溶性高分子と水溶性高分子のブレンドよりなる放出制御層、
(3) 該放出制御層を被覆する、水溶性ロウ状高分子を含んでいるプロテクト層、
および
(4) 該プロテクト層の外側の、水不溶性高分子および／または水に溶解も膨潤もしない粉末を含む粘着防止層からなり、
前記速放性微粒子は、塩酸アンブロキソールおよび結合剤を含有するコア粒子に、少なくとも塩酸アンブロキソールの一部が胃内で放出されるように水不溶性高分子単独または水溶性高分子とのブレンドで被覆されており、
前記制御放出微粒子および速放性微粒子は３００μｍ以下の平均粒子径を有することを特徴とする塩酸アンブロキソール口腔内崩壊錠。
４．本件製品２の開発経緯
- 原告（Ｐ１）は、2005年のデータを基に2006年頃、徐放性製剤の市場調査を行い、徐放カプセル剤より徐放錠の売上げの方が好調であることを認識し、アンブロキソール塩酸塩の徐放カプセルをＯＤ錠とすれば医療現場から歓迎されると考えた。
- 原告は、2007年4月、製剤技術部長から顧問となった。
- 被告において、同年7月25日、新製品創出の専属メンバーとして、製品企画室の２名、原告及び開発業務課のＰ７が担当することとなり、同年8月、当時国内で販売されていた口腔内速崩壊錠のリストアップを開始し、被告の開発本部連絡会において、新製剤を出す仕組みを作るために上記４名でアイデア出しをして検討会を開くことなどが協議された。そして、上記４名出席の下、第１回製剤開発ＰＪ会議が開催された。
- 同年9月11日及び同月18日に順次開催された第２回製剤開発ＰＪ会議において、2012年上市までの新規開発製剤の選定について議論され、原告は、徐放カプセルの徐放ＯＤ錠化について提案した。
- その後、原告が出席して同年11月7日に開催された第６回製剤開発ＰＪ会議において、「アンブロキソール塩酸塩〔ゼンブロンＬ／ＯＤ錠〕」を次期開発品（剤型開発着手品目）として選定することが決定された。原告は、これまでのＰＪ会議の過程で、説明のための資料作成も行っていた。
- その後、同年12月から、上記ＯＤ錠化に関する瀬踏み実験（微粒子コーティングの実現可能性を確認するための実験）が開始された。原告主張によると、原告の指示により開始されＰ８が実施したようであり、一方、被告主張によると、Ｐ８が被告従業員の指導のもと実施したようである（原告及び被告の主張の詳細は添付文書1を参照）。
- 2008年2月29日に社長、副社長等も出席して開催された次期開発品目選定会議において、原告から「普通錠から徐放錠への移行」（販売売上げ見込み等）に関する説明がされ、正式に次期開発品として開発承認された。
- 同年4月3日、ステップ１会議が行われ、今後は製剤開発のプロジェクトチーム（以下「本件チーム」という。チームリーダーはＰ２）が中心となって開発検討が進められることとなったが、原告は本件チームのメンバーではなかった。
- 本件チームは、目標製品プロファイルとして①剤形変更（カプセル剤からＯＤ錠とする）、②溶出性（先発製剤と放出機構が類似し、「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン」に定められる９種類の溶出試験条件に適合する製剤とする）、③味・崩壊性（アンブロキソール塩酸塩の不快な味を隠蔽し、口腔内で３０秒以内に崩壊する製剤とする）、④硬度（普通錠同様、取扱いに問題のない製剤とする）の４項目を設定した。そして、ステップ１会議では、製剤設計の技術コンセプトは、コア粒子として結晶セルロース球形顆粒を用い、主薬と水溶性高分子からなる主薬層をコーティングした上に徐放性コーティング層を施して基本構成単位の粒を得、崩壊剤等とともに打錠するというものであること、基本構成単位の大きさはＬカプセルより小さいが、構造は同じであること、製剤設計における留意点は、口腔内崩壊時間に加え、主薬による不快な痺れやザラツキ感に留意し、物理的化学的に安定で、取り扱い上で問題のない硬度を有すること等であること、予備製剤化検討の状況から、原薬はメタノールに不安定な恐れがあること等が説明された。また、口腔内でのザラツキ感に関する質問に対し、粒の大きさを３００μｍ以下にしており、問題ないとの回答がなされた。
- 2011年11月10日、本件製品２の治験薬製品標準書（第１版）が制定された。これに記載された製剤処方は、本件発明２の構成要件を満たすものであった。同日、ステップ３会議（２回目）が開催され、製剤の暫定処方、製造方法案、暫定処方製剤の溶出性、安定性試験結果等が報告され、申請用安定性サンプルの製造が承認された。
- 被告は、本件発明２について、原告から特許出願の提案を受けて出願手続を進めることとし、原告が、出願の明細書案を作成し、2012年11月22日、本件特許２に係る特許出願がなされた。
- 2013年2月20日、被告においてステップ４会議が開催され、本件製品２の製造承認申請内容について被告社内の承認を受け、同月27日付けで、製造承認申請がされた。
５．原告が発明者であるかについて
特許第5919173号（本件特許２）の発明者として記載されている者は、原告（Ｐ１）、Ｐ２、Ｐ３、Ｐ４及びＰ５である。
裁判所は、本件発明２の特徴的部分は、少なくとも、下記①ないし③の点にあると認め、
- ①各自高含量の塩酸アンブロキソールを含む制御放出微粒子と速放性微粒子を混合させたこと
- ②錠剤を小型化するために制御放出微粒子の平均粒子径を３００μm 以下とするために工夫をなしたこと
- ③錠剤を製造する過程の加圧圧縮操作に対し割れにくいプロテクト層を形成したこと
以下のとおり述べて、原告は、少なくとも上記①の特徴的部分の着想をしたといえ、原告は本件発明２の発明者であると判断した（原告及び被告の主張の詳細は添付文書1を参照）。
「・・・認定事実によれば、原告は、先発医薬品であるＬカプセル等の服用上の問題点を認識し、カプセル錠よりＯＤ錠の需要が多いことを調査した上で、アンブロキソール塩酸塩の口腔内崩壊錠であるＯＤ錠の開発を発想し、他社製品の調査や技術的検討を行った上で、その開発をＰＪ会議で提案し、平成２０年２月２９日の次期開発品目選定会議までの間のＰＪ会議にすべて出席し、ＯＤ錠化に関する瀬踏み実験にも関与して、微粒子コーティングの実現可能性を一定程度具体化させ、同選定会議において正式な開発承認を獲得するに至っている。そうすると、原告は、少なくとも上記アの①の本件発明２の特徴的部分の着想をしたといえる。したがって、原告は、この点のみをもっても、本件発明２の発明者であると認められる。」
これに対し、被告は、
「上記着想は、被告自身がアンブロキソール塩酸塩のカプセル剤を先行して販売しており、これをＯＤ錠に剤形変更するとの発想は容易であり、この点は発明の特徴的部分とはいえず、その着想をもって本件発明２の発明者であるとはいえない」
と主張した。
しかし、裁判所は、
「従来技術として、カプセル錠からＯＤ錠にした例（タケプロンなど）も見られるが、本件発明２と同じ成分であるアンブロキソール塩酸塩に関するものではなく、また、原告の提案に先立って、被告が上記先行販売品をＯＤ錠に改良することを具体的に検討していたような事情も見当たらない。そうすると、被告の主張する事実をもって、上記特徴的部分及びこれを前提とする原告の発明者性に関する判断は左右されず、上記被告の主張は採用できない。」
と上記被告の主張を退けた。
６．原告の貢献割合について
原告は、以下のとおり述べて、共同発明者間における原告の貢献割合はほぼ１００％であると主張した。
「原告は、自らの経験や知識を駆使して被告従業員を指導し、誰も発想すらできなかった徐放性微粒子を含有する小形化された世界初の薬物高含量徐放性ＯＤ錠の製剤化を発案し、製剤化研究・開発も主導して行い、上市に結び付け、特許による防衛にも貢献した。すなわち、本件発明２を着想し、被告従業員らを指導しながら発明を完成させ、本件特許２の設定登録に至らしめたのは原告であるから、共同発明者間における原告の貢献割合はほぼ１００％である。」
しかし、裁判所は、
「発明の着想は、課題とその解決手段ないし方法が具体的に認識され、技術に関する思想として概念化されたものである必要があると解される。」
と述べたうえで、原告は本件発明２の特徴的部分の一部について着想・具体化して本件発明２の完成に貢献したといえるが、その後は概括的な助言を与えることがあるのみで、発明の具体化に直接的に関与したとは認められないから、本件発明２の特徴的部分の多くについては、着想もその具体化もしていないといわざるを得ないとして、原告の共同発明者間における貢献割合は、２０％と認めるのが相当であると判断した。
「原告が、平成１８年頃、アンブロキソール塩酸塩の徐放カプセルをＯＤ錠とすれば医療現場から歓迎されると考え、平成１９年からは新製品創出の専属メンバーの一人として、他社製品の調査や技術的検討を行った上、ＯＤ錠化の発想を一定程度具体化して提案し、瀬踏み実験に関与して、本件製品２の開発承認決定（平成２０年２月）に貢献したことは認められる。
しかしながら、本件発明２は平成２３年１１月頃に完成したものと認められるところ、添加成分の選定や処方等に関する検討を実際に行ったのは、・・・Ｐ２をリーダーとする本件チームであった。すなわち、本件チームは、本件発明２の特徴的部分の構成を実施可能な程度に具体化するために多数の試作、試験・実験を行うなど試行錯誤を繰り返し、その過程において、複数回にわたって報告（中間報告及び技術説明会）を行い、報告時点における試作実験の結果及び今後の課題を検討し、課題の解決を目指して３年余りにわたり検討を行っている。
他方、原告は、本件チームに所属しておらず、開発月例会議等の会議には出席していたことが認められるものの、本件チームの行う試験・実験に関与していたとは認められない。また、原告は、本件チームの発足後、製剤技術部の顧問の地位にあり、本件チームの職員と接する機会はあったことから、本件チームのメンバーに対し、その知識及び経験を生かして助言できることがあれば概括的に助言していたものと認められるが（原告本人、証人Ｐ５）、以下のとおり、本件製品２の開発過程において、具体的な指示に関する客観的な証拠はない。
・・・
原告は、他にも本件製品２の開発過程で種々の指示をしたことにより本件発明２の完成に多大な貢献をした旨主張する。しかし、いずれも原告が具体的に指示したことを認めるに足りる証拠がなく、原告の上記主張は採用できない。
上記・・・に照らせば、原告のほか、Ｐ２、Ｐ３ら本件チームにおいて本件発明２の完成に向けて実験、分析等に主体的に関与した者も本件発明２の共同発明者というべきである。そして、原告は、アンブロキソール塩酸塩のＯＤ錠を製することを発想し、それを一定程度具体化して瀬踏み実験にも関与し、開発承認を得た点で、本件発明２の特徴的部分の一部について着想・具体化し、本件発明２の完成に貢献したといえる。しかし、原告は、その後は概括的な助言を与えることがあるのみで、発明の具体化に直接的に関与したとは認められないから、本件発明２の特徴的部分の多くについては、着想もその具体化もしていないといわざるを得ない。
これらの事情を総合すると、原告の共同発明者間における貢献割合は、２０％と認めるのが相当である。」
７．コメント
本件では、在職中は製剤技術部長又は顧問という立場にあった原告（Ｐ１）の本件発明２に対する関与が問題となった。
裁判例（例えば、2015.03.25 「東京都立産業技術研究センター v. 東京工業大学」 知財高裁平成25年(ネ)10100）では、「発明者とは、当該発明における技術的思想の創作に現実に関与した者、すなわち当該発明の特徴的部分を当業者が実施できる程度にまで具体的・客観的なものとして構成する創作活動に関与した者を指すものと解される。そうすると、共同発明者と認められるためには、自らが共同発明者であると主張する者が、当該発明の特徴的部分を当業者が実施できる程度にまで具体的・客観的なものとして構成する創作活動の過程において、他の共同発明者と一体的・連続的な協力関係の下に、重要な貢献をしたといえることを要するものというべき」であるとされている。
つまり、発明者を認定するためには、発明の特徴的部分を認定し、次に、その部分への貢献を認定する必要がある。
（１）裁判所が認定した原告の具体的な貢献内容は？
裁判所は、本件発明２の特徴的部分が、少なくとも「①各自高含量の塩酸アンブロキソールを含む制御放出微粒子と速放性微粒子を混合させたこと」の点（ただし、この点に関しては、文言が請求項１の関連部分と比較してやや漠然としている印象を受ける・・・）にもあると認め、この点への原告の貢献から、原告は発明者であると判断した。
しかし、裁判所が認定した「ＯＤ錠化に関する瀬踏み実験にも関与して、微粒子コーティングの実現可能性を一定程度具体化させ」たという点に至る前の原告の行為、例えば、他社製品の調査検討や徐放ＯＤ錠への開発の必要性を提案するという行為は、本件発明２の具体的な着想にどれだけ貢献したといえるのか疑問である。
なぜなら、これらの行為は、本件発明２の技術的思想の創作を開始する社内決定を得るために必要なステップだったかもしれないが、実現可能と言える程度に特徴的部分①を具体化した行為だったのか判決文の記載からは判然としないからである。
さらに、微粒子コーティングの実現可能性を一定程度具体化させたという瀬踏み実験への原告によるＰ８への指示についても具体的な内容が不明であり、こちらも実現可能と言える程度に特徴的部分①を具体化した行為だったのか事実認定が必要である。判決文や原告・被告の主張内容（添付文書1）を見ても、指示の具体的な内容が示されていないため、裁判所の判断の根拠が不透明であるように思われる。
裁判所が「①各自高含量の塩酸アンブロキソールを含む制御放出微粒子と速放性微粒子を混合させたこと」に関する原告の貢献をどのように評価したのか、そして徐放ＯＤ錠の必要性について原告が提案した具体的な内容と瀬踏み実験についての指示内容がどのようなものであったのか、それらが本件発明２の特徴的部分①と一致するかどうかを明確にするための事実認定が必要である。そうでなければ、裁判所は原告を発明者と認めたが、事実認定の内容からすると原告の行為は単なる「企画業務」を行っていたにすぎないように感じるのになぜ？という疑問が残るように思われるのである。
裁判所は、これらの点を判決文で明確に説明するべきであったかもしれない。
（２）顧問という立場
製剤の発明者認定において、着想よりも実験に基づいた創作を重視する観点が示されている判決として2006.03.29 「X v. ファイザー」 知財高裁平成17年(ネ)10117がある。この事件でも、上席者であった原告の発明者適格が問題とされた。
また、管理職を務めていた者にすぎず技術的思想の特徴的部分の創作行為に現実に加担した者ということができない者は発明者ではないと判断した判決もある（2012.03.29 「A v. 和光純薬」 東京地裁平成22年(ワ)2535）。
部下の研究者に対して一般的管理をした者、例えば、具体的着想を示さず単に通常のテーマを与えた者又は発明の過程において単に一般的な助言・指導を与えた者（単なる管理者）は、共同発明者ではないと解されている（吉藤幸朔・熊谷健一補訂『特許法概説 第13版』（有斐閣 1998）188頁）。
逆に言えば、部長のような管理者、顧問、または取締役であっても、発明における技術的思想の創作に現実に関与した者であれば、上述の「単なる管理者」ではなく、その発明の共同発明者とみなされる。
本事件において、本件発明２に係る発明者の認定プロセスがどのように行われたのかは明らかにされていないが、原告は当時、被告の元製剤技術部長であり、顧問という立場であり、本件チームのメンバーに対して上席者という存在だった。
一般的に、発明者認定に際して、チーム内のメンバー同士の横の関係よりも、上席者が共同発明者になるかどうかという縦の関係について検討するほうが難しいことがある。これは、日本の職場文化において、上席者が共同発明者として名乗り出た場合、他の共同発明者が上下関係や年功序列を気にしてその発明者適格性について疑問を提起することをためらう傾向があるからである。
企業は、従業員の不満を解消し、公正な発明者認定を行い、納得感を提供できるように、適切な社内プロセスを確立する責任がある。そして、この実行責任は知的財産部門にある。
８．おわりに
AIアシスタントたちのお喋り給湯室☕
当時、被告には職務発明に関する社内規程は存在しなかったみたいだね。
被告の知財部は、おそらく十分な体制が整っていなかったのかもしれないですね。
確かにそうかもしれないね。特許出願提案や明細書案の作成も、本件チームメンバーではなく、顧問（原告）が行ったようだよ。
えっ、顧問が・・・ですか？
そう。原告は元製剤技術部長だったから、多くのことを頼りにされていたんだろうね。
裁判では、原告は「自分の貢献がほぼ１００％だ！」と主張していましたよね。本件チームメンバーたちはどう思っているのでしょうか。
もし上席者との間で発明者認定について意見の相違があって、直接言いにくい状況なら、知財部に相談することが大切だよ。
そうですね。ピポ先輩とは何でも話せる関係ですからね。いつも素直にダメ出ししちゃってますよ～。ピポ先輩～。
・・・
コメント