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2020.12.14 「ロシュ v. アムジェン」 知財高裁令和元年(行ケ)10076・・・相違点は引用発明に内在する作用効果にすぎないのか争われた事例

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１．はじめに

本件は、本願発明と引用発明との相違点について「あくまで先願発明に内在していた効果にすぎないところ，それによって新たな用途が見出されたわけではない」と原告が主張し、新規性が争点の一つとなった事件である。出願時には知られていなかった内在的特性（inherent feature）を構成に取り入れた物の発明についての新規性をどのように取り扱うかという重要な論点について、裁判所は「出願日より前に・・・知られていたとの証拠はない」として原告の上記主張を退けることによって真正面から検討しなかったため、判断プロセスに大きなフラストレーションを感じさせる判決となった。

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２．背景

本件（知財高裁令和元年(行ケ)10076）は、アムジェンが保有するＩＬ－２改変体を含む炎症性疾患を治療するための組成物に関する特許（第5766124号）の無効審判を請求したロシュが、請求不成立審決（無効2017-800154号）を不服として取消訴訟を提起した事案である。争点は、実施可能要件違反、サポ－ト要件違反、新規性及び進歩性の有無である。

【請求項１】（本件発明１）：

被験体において炎症性疾患，障害または状態を処置する方法において使用するための組成物であって，該組成物は，ＩＬ－２改変体を含み，該ＩＬ－２改変体は，
（ａ）配列番号１に少なくとも９０％同一のアミノ酸の配列を含み，
（ｂ）ＦＯＸＰ３陽性調節性Ｔ細胞においてＳＴＡＴ５リン酸化を刺激し，
（ｃ）配列番号１として記載されるポリペプチドと比較して，ＦＯＸＰ３陰性Ｔ細胞においてＳＴＡＴ５のリン酸化を誘発する能力が低下しており，および
（ｄ）(ⅰ)配列番号１として記載されるポリペプチドよりも低下した，ＩＬ－２Ｒβ親和性を有するか，(ⅱ)配列番号１として記載されるポリペプチドよりも高い，ＩＬ－２Ｒα親和性を有し，かつ，配列番号１として記載されるポリペプチドよりも低下した，ＩＬ－２Ｒβ親和性を有するか，(ⅲ)配列番号１として記載されるポリペプチドよりも低下した，ＩＬ－２ＲβおよびＩＬ－２Ｒγ親和性を有するか，または，（ⅳ）配列番号１として記載されるポリペプチドよりも高い，ＩＬ－２Ｒα親和性を有し，かつ，配列番号１として記載されるポリペプチドよりも低下した，ＩＬ－２ＲβおよびＩＬ－２Ｒγ親和性を有し，
該炎症性疾患，障害または状態は，自己免疫疾患，器官移植片拒絶，または，移植片対宿主病である，組成物。
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３．判決の要旨

裁判所は、原告（ロシュ）の請求（実施可能要件違反、サポート要件違反、優先権の利益を享受できないことを前提とする新規性欠如及び進歩性欠如）には理由がないとして、原告の請求を棄却した。

以下、先願発明２（WO2009/135615記載のhIL-2-N88R）に基づく本願発明１の新規性及び進歩性の有無についての判断に焦点を絞って取り上げる。

裁判所は、本願発明１と先願発明２の一致点及び相違点を審決のとおり認めており（下記表１）、相違点５が実質的な相違点であるか（新規性）、また、その点で当業者が容易に想到できたものと認められるか（進歩性）が判断のポイントとなった。

本願発明１先願発明２対比
被験体において炎症性疾患，障害または状態を処置する方法において使用するための組成物であって，被験体において炎症性疾患を処置する方法において使用するための組成物であって，一致点
該組成物は，ＩＬ－２改変体を含み，該ＩＬ－２改変体は，該組成物は，ＩＬ－２改変体を含み，該ＩＬ－２改変体は，一致点
（ａ）配列番号１に少なくとも９０％同一のアミノ酸の配列を含み，ｈＩＬ－２－Ｎ８８Ｒであり，一致点
（ｂ）ＦＯＸＰ３陽性調節性Ｔ細胞においてＳＴＡＴ５リン酸化を刺激し，ＣＤ４＋ＣＤ２５＋ＦＯＸＰ３＋およびＣＤ４＋ＣＤ２５－ＦＯＸＰ３＋などの制御性Ｔ細胞の形成を誘導し，相違点４
（ｃ）配列番号１として記載されるポリペプチドと比較して，ＦＯＸＰ３陰性Ｔ細胞においてＳＴＡＴ５のリン酸化を誘発する能力が低下しており，およびＣＤ８陽性細胞傷害性Ｔ細胞の増殖に対してほとんど又は全く影響を及ぼさない相違点５
（ｄ）(ⅰ)・・・（ⅳ）（省略）左記のような特定はない相違点６
該炎症性疾患，障害または状態は，自己免疫疾患，器官移植片拒絶，または，移植片対宿主病である，組成物。該炎症性疾患は，自己免疫疾患である，組成物。一致点
表１　本願発明１と先願発明２の一致点及び相違点

（１）新規性について

裁判所は、新規性について以下のとおり判断した。

・・・ＣＤ８とＦＯＸＰ３は，異なる観点でＴ細胞を分類するマーカーであり，構造上も異なるものといえるから，ＣＤ８＋Ｔ細胞の中でＦＯＸＰ３＋が出現することは典型的に非常にまれであるとしても，「ＣＤ８陽性の細胞傷害性Ｔ細胞」が，必ずしも「ＦＯＸＰ３陰性Ｔ細胞」に相当するとはいえない。
また，甲１には，ＦＯＸＰ３－ＣＤ４＋細胞の増殖に関する記載は存在しないから，甲１の記載に接した当業者が，ＣＤ８陽性の細胞傷害性Ｔ細胞の結果に基づいて，先願発明２の「ｈＩＬ－２－Ｎ８８Ｒ」が，ＦＯＸＰ３－ＣＤ４＋細胞の増殖についても，野生型のＩＬ－２と比べて，「ＳＴＡＴ５のリン酸化を誘発する能力が低下」していること，すなわち，「Ｔ細胞の増殖が低下していること」（甲４）を認識するとは認められない。

原告は、以下のとおり、「あくまで先願発明２に内在していた効果にすぎないところ，それによって新たな用途が見出されたわけではない」と主張をした。

甲３４（Andreas Weishaupt 他「The T cell－selective IL－2 mutant AIC284 mediates protection in a rat model of Multiple Sclerosis」Journal of Neuroimmunology 282,p63-72,2015 年）の図１Ｃ及び図２Ａ（右端の血液における結果）では，野生型ＩＬ－２（Proleukin）よりもＩＬ－２改変体「ｈＩＬ－２－Ｎ８８Ｒ」（ＡＩＣ２８４）の方が，ＣＤ４陽性ＦＯＸＰ３陰性細胞（ＣＤ４＋ＦＯＸＰ３－細胞）の増殖に対する活性が低下していることが示されており，この結果は，本件明細書の実施例の【図２Ｃ】の結果と同様である。このことは，ＩＬ－２改変体「ｈＩＬ－２－Ｎ８８Ｒ」が，本件明細書の実施例で用いられたＩＬ－２改変体ｈａＤ等と同様の活性を有することを示している。また，甲１のＩＬ－２改変体「ｈＩＬ－２－Ｎ８８Ｒ」について，本件明細書の実施例３と同一の実験条件で実験を行ったところ，甲 1 発明に係るｈＩＬ－２－Ｎ８８Ｒは，ＣＤ４＋ＦＯＸＰ３陰性Ｔ細胞においても，本件発明と同様の効果を奏することが確認されている（甲３９〔令和元年１１月２８日付け実験成績証明書〕）。

したがって，先願発明２は，ＣＤ８陽性細胞傷害性Ｔ細胞においてＳＴＡＴ５のリン酸化を誘発する能力を低下させるのみならず，ＣＤ４陽性ＦＯＸＰ３陰性Ｔ細胞においてもＳＴＡＴ５のリン酸化を誘発する能力を低下させるものである。

なお，甲３４は本件特許出願後の文献であり，少なくとも本件基礎出願，本件特許出願時には，先願発明２のＣＤ４＋細胞での効果は確認されていなかったといえるが，ＣＤ４＋細胞での効果は，あくまで先願発明２に内在していた効果にすぎないところ，それによって新たな用途が見出されたわけではないから，このようなＣＤ４＋細胞での効果を理由に，公知の用途発明である本件発明１に新規性を認めることはできない。

しかし、裁判所は、以下のとおり、原告の主張を認めなかった。

甲３４及び３９の上記の記載は，本件特許の出願日より後に行われた実験によるものであり，本件特許の出願日より前に，先願発明２の「ｈＩＬ－２－Ｎ８８Ｒ」が，ＣＤ４陽性ＦＯＸＰ３陰性Ｔ細胞についても，ＳＴＡＴ５のリン酸化を誘発する能力を低下させる作用を有することが知られていたことについての証拠はないから，本件発明１の新規性が失われることはない。なお，原告は，本件発明は用途発明であると主張するが，本件発明は新規な組成物の発明であるから，公知の組成物について用途のみを発明したものではない。

したがって，先願発明２の「ＣＤ８陽性傷害性Ｔ細胞」は，実質的に見ても，本件発明１の「ＦＯＸＰ３陰性Ｔ細胞」と同一であると評価することはできないから，相違点５は，実質的な相違点であると認められる。・・・

以上によると，本件発明１は，甲１発明と同一のものとは認められない。

（２）進歩性について

裁判所の判断（抜粋）

・・・本件発明１と先願発明２には，実質的な相違点として相違点５があり，ＣＤ４陽性ＦＯＸＰ３陰性Ｔ細胞においてＳＴＡＴ５のリン酸化を誘発する能力が低下することは，本件特許の出願日の技術常識に照らしても導き出すことはできないから，本件発明１は，先願発明２に基づき当業者が容易に想到できたものとは認められない。また，本件発明１と先願発明１の相違点である相違点２は，相違点５と同一であるから，本件発明１は，先願発明１からも容易に発明をすることができたものということはできない。

原告は，甲１の「ｈＩＬ－２－Ｎ８８Ｒ」が，ＣＤ４陽性ＦＯＸＰ３陰性Ｔ細胞においても，ＳＴＡＴ５のリン酸化を誘発する能力が低下していることは，甲１発明に内在していた効果にすぎず，それによって新たな用途が見いだされたわけではないから，このようなＣＤ４＋細胞での効果を理由に，本件発明１に進歩性を認めることはできないと主張するが，本件発明は，新規な組成物の発明であって，上記のとおりＣＤ４陽性ＦＯＸＰ３陰性Ｔ細胞においてＳＴＡＴ５のリン酸化を誘発する能力が低下することは，本件特許の出願日の技術常識に照らしても導き出すことはできない以上，甲１発明から容易に発明をすることができたとはいえない。

原告は，先願発明１及び２をそのまま実施すると，本件発明１になると主張するが，相違点２及び５があるにもかかわらず，先願発明１及び２をそのまま実施すると，本件発明１になると認めることはできないから，原告の主張には理由がない。

したがって，本件発明１は，当業者が容易に発明をすることができたと認めることはできない。

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４．コメント

本件は、本願発明と引用発明との相違点は「あくまで先願発明に内在していた効果にすぎないところ，それによって新たな用途が見出されたわけではない」と原告が主張し、新規性が争点の一つとなった事件である。

原告の主張をまとめると以下のようになるだろう。

当該相違点「ＳＴＡＴ５のリン酸化を誘発する能力を低下させる」は本件特許出願時には知られていなかったが、それは先願発明に内在していた作用効果にすぎないところ、それによって新たな用途が見出されたわけではない（先願発明である自己免疫疾患を処置する方法において使用するための組成物と同じである）から、内在している作用効果を実質的な相違点に引っ張り出して、あたかも発明全体が相違すると認定して新規性を認めた審決は誤りである。本願発明と先願発明は結局同じものである。

原告の「甲１発明に内在していた効果にすぎず、それによって新たな用途が見いだされたわけではない・・・先願発明１及び２をそのまま実施すると，本願発明１になる」との主張（証拠）に対して、裁判所は、作用を有することが出願前に知られていなかったという理由で退けており、出願時には知られていなかった内在的特性（inherent feature）を構成に取り入れた物の発明についての新規性をどのように取り扱うかという重要な論点について、真正面から検討していない。裁判所は、当該作用の結果として本願発明は引用発明と区別できる新たな疾患治療用途を提供しているかどうかも検討していない。

出願日後の文献・出願日後に行われた実験証拠（甲３４・３９）であっても、内在していた効果にすぎないのかどうかを認定することは、本願発明が固有に有している機能、特性等が請求項中に記載されたものに該当するかどうか、すなわち実質的な相違点になるのかを判断する重要なプロセスであり、出願日後の証拠であるということだけで裁判所が原告の主張を問題にせず簡単にはねつけたことに大きな不満を感じる。

特許・実用新案審査基準（第III部第2章第4節 特定の表現を有する請求項等についての取扱い）において、「その物が固有に有している機能、特性等が請求項中に記載されている場合」には、新規性及び進歩性について以下のとおり判断することになっている。つまり、知られていない機能・特性等で規定されていても物として引用発明と同一である以上、新規性は否定される。

2.2.1 その物が固有に有している機能、特性等が請求項中に記載されている場合
　この場合は、その物が公知であるならば、審査官は、その物について、新規性を有していないと判断する。請求項中に記載された機能、特性等は、その物を特定するのに役に立っていないからである。

米国では、発明自体が固有に有している特徴（inherent feature）についての扱いは、判決例も多く、審査基準（MPEP2112 Requirements of Rejection Based on Inherency; Burden of Proof）でも明確に判断手法が規定されている。

物の発明において、その物が本来備わっている性質のもの（内在的特性）であるとして実質的な相違点を否定すべきか否か検討された事件（または問題を孕んでいそうな事件）の例を以下に挙げた（記事にはタグ「inherent anticipation」を付している）。内在的特性を構成に取り入れた物の発明についての新規性が問題となった際の判断の進め方は、本件判決のような扱い（内在的特性であるとの出願後の証拠を門前払い）を見ると、とても確立されているとは思えない。内在的特性であるかどうかの判断をどのように扱うべきなのかについて（特に医薬用途発明において問題が多いだろう）、特許法29条1項3号（刊行物に記載された発明）における「刊行物に記載されているに等しい事項から把握される発明」の解釈の広がり、同2号（公然実施をされた発明）への適用可能性、証拠採否条件や立証責任の転嫁等も含めて、新規性の判断手法についての再整理と統一的な考え方が必要とされているのではないだろうか。物は一致しているのに、新たに発見された作用機序の表現（説明）を構成要件として付加した発明の新規性を認めることは、同一の権利を乱立させ特許権の効力範囲と権利行使の予測可能性を不透明にしてしまう、という危惧（2019.03.19 「サン ファーマ v. ジェネンテック」 知財高裁平成30年(行ケ)10036）も考慮したうえで、新規性の判断手法には丁寧な検討が望まれる。

欧米ファミリーの状況：

日本特許5766124の欧米ファミリー特許の状況は、日本特許に比べて、より具体的な配列に限定されているようである。

EP2382228B: 30.07.2020 Decision to grant a European patent

Claim 1. An IL-2 variant for use in a method of treating an inflammatory disorder selected from the group consisting of …… in a subject, wherein said IL-2 variant
(a) comprises a sequence of amino acids at least 80% identical to SEQ ID NO:1;
(b) stimulates STAT5 phosphorylation in FOXP3-positive regulatory T cells; and
(c) has a reduced ability compared to the polypeptide set forth as SEQ ID NO:1 to induce phosphorylation of STAT5 in FOXP3-negative T cells, and
wherein the IL-2 variant comprises a mutation in the polypeptide sequence set forth in SEQ ID NO:1 at a position selected from the group consisting of amino acid 30, amino acid 31, amino acid 35, amino acid 69, amino acid 74 and amino acid 88 and wherein the mutation at position 30 is N30S, the mutation at position 31 is Y31H, the mutation
at position 35 is K35R, the mutation at position 69 is V69A, the mutation at position 74 is Q74P and the mutation at position 88 is N88D.

US9732134B2:

Claim 1. A method of treating graft versus host disease in a subject, said method comprising administering to a subject in need thereof a therapeutically effective amount of an IL-2 variant comprising a sequence of amino acids that differs from SEQ ID NO: 1 only at one or more of residues E15, H16, Q22, D84, N88, or E95, wherein said IL-2 variant selectively promotes FOXP3-positive regulatory T cell growth or survival in vitro.
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５．参考文献

コメント

  1. Fubuki Fubuki より:
    2021年7月2日 8:47 PM

    北海道大学 法学部 法学研究科 法科大学院 情報法政策学研究センター
    知的財産法研究会 開催 2021年6月5日(土)13:00～15:30
    報告者：吉田広志（北海道大学法学研究科教授)
    テーマ：パブリック・ドメイン保護要件としての新規性の再構成 －内在的同一を否定して新規性を認めた裁判例を端緒として－
    https://www.juris.hokudai.ac.jp/riilp/event/%e7%9f%a5%e7%9a%84%e8%b2%a1%e7%94%a3%e6%b3%95%e7%a0%94%e7%a9%b6%e4%bc%9a-241/

    に参考文献のひとつとして頂いたようで誠にありがとうございます！

    返信
  2. Fubuki Fubuki より:
    2021年12月31日 10:22 AM

    引用ありがとうございます！
    特許法の八衢 2021.12.31「自由技術の抗弁の現代的意義」
    https://patent-law.hatenablog.com/entry/2021/12/31/034312

    返信
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