MSDのラルテグラビルを巡る特許紛争で知財高裁が塩野義特許をサポート要件を理由に無効判断: 知財高裁平成29年(行ケ)10172
【背景】
2015年8月17日、塩野義は、HIVインテグラーゼ阻害薬に関する特許（特許第5207392号）について、アイセントレス®錠（有効成分はラルテグラビルカリウム（raltegravir potassium）、HIVインテグラーゼ阻害剤）を日本で販売するMSD社に対し、アイセントレス®錠は当該特許発明の技術的範囲に属すると主張して、アイセントレス®錠の譲渡等の差止・廃棄の請求とともに損害賠償又は不当利得返還を請求する特許権侵害訴訟を東京地裁に提起した（過去記事: 塩野義がアイセントレスを販売するMSDに対して特許侵害訴訟を提起）。- 2017年12月6日、上記特許権侵害訴訟において、東京地裁は、本件特許発明は実施可能要件違反およびサポート要件違反により無効にされるべきものであり、本件訂正発明でもなお実施可能要件違反及びサポート要件違反により無効にされるべきものであるから原告の主張する訂正の再抗弁は理由がないと判断し、請求を棄却した（過去記事: 2017.12.06 「塩野義 v. MSD」 東京地裁平成27年(ワ)23087）。
- 上記東京地裁判決を不服として、塩野義は、損害賠償又は不当利得返還の請求についてのみ控訴した（判決については、2018.09.04 「塩野義 v. MSD」 知財高裁平成29年(ネ)10105参照）。
- 一方、2015年12月17日、MSD社が当該特許につき特許無効審判を請求し、2017年8月17日、特許庁は訂正を認めた上で本件特許を無効とする審決（無効2015-800226）をした。本件は、同年9月8日、当該審決の取消しを求めて、塩野義が知財高裁に訴訟を提起したものである（知財高裁平成29年(行ケ)10172）。
【要旨】
裁判所は、本件訂正後の各発明（本件各発明）に係る特許請求の範囲の記載はサポート要件に適合するということはできず、本件各発明に係る特許は無効にすべきものであり、原告（塩野義）の請求は理由がないと判断した。
請求棄却。
裁判所の判断（抜粋）
サポート要件について
「特許請求の範囲の記載が，サポート要件に適合するか否かは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識し得る範囲のものであるか否か，また，発明の詳細な説明に記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識し得る範囲のものであるか否かを検討して判断すべきである。」
当業者が本件各発明の課題を解決できると認識し得るかについて
「本件各発明の課題は，インテグラーゼ阻害作用を有する化合物を含有する医薬組成物を新たに提供するというものである。
しかし，本件明細書には，本件各発明に係る化合物がインテグラーゼ阻害作用を有することを示す薬理データは，一つも記載されておらず，本件各発明に係る化合物がインテグラーゼ阻害作用を示すに至る機序についても記載されていない。また，原出願日時点におけるインテグラーゼ阻害剤の構造に対するわずかな修飾変化によって，そのインテグラーゼ阻害作用に大きな差異が生じ得るとの前記の技術常識に照らせば，Ａ群等試験例化合物及びＢ群等試験例化合物がインテグラーゼ阻害作用を有することを示す薬理データをもって，当業者が，本件各発明に係る化合物についてもインテグラーゼ阻害作用を有すると認識することはできない。
さらに，原出願日時点におけるキレート配位子となり得る構造を有する分子がインテグラーゼ阻害作用を有するとは限らないとの前記の技術常識に照らせば，本件各発明に係る化合物がキレート配位子となり得る構造を有することをもって，当業者が，本件各発明に係る化合物がインテグラーゼ阻害作用を有すると認識することはできない。
その他，本件各発明に係る化合物がインテグラーゼ阻害作用を有すると当業者に認識させ得るような原出願日時点における技術常識も見当たらない。
したがって，本件各発明に係る化合物は，当業者がインテグラーゼ阻害作用を有する化合物を含有する医薬組成物を新たに提供するという本件各発明の課題を解決できると認識し得る範囲のものとはいえないというべきである。・・・以上によれば，本件各発明に係る特許請求の範囲の記載は，サポート要件に適合するということはできない。」
【コメント】
同日付で当該特許についての侵害訴訟の控訴審判決（塩野義の控訴棄却判決: 2018.09.04 「塩野義 v. MSD」 知財高裁平成29年(ネ)10105参照）も出されており、サポート要件の判断については同じ。
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