経口投与用組成物のマーキング方法の進歩性: 知財高裁平成29年(行ケ)10178
エーザイが保有する「経口投与用組成物のマーキング方法」に関する特許権（5339723号）の無効審判請求不成立審決（無効2016-800126号）の取消訴訟。知財高裁は、進歩性（無効理由１）、サポート要件（無効理由２）、明確性要件（無効理由３）のいずれについても無効理由はないとした審決を支持。請求棄却。
本件特許に関連して、他に分割出願である特許5642100号および特許5903141号も成立しているが、これらについては無効審判は請求されていないようである。
J-PlatPatのワンポータルドシエによると、本件出願は日本以外にもUS, EP, KR, CN, AU, CA, BR, IL, MX, NO, NZ, RU, TWで出願されているが日本以外で成立している国はない（出願を放棄していると思われる）。
請求項1:
経口投与用組成物へのマーキング方法であって，
変色誘起酸化物を経口投与用組成物に分散させる工程と，
前記変色誘起酸化物の粒子を凝集させて変色させるように，波長が２００ｎｍ～１１００ｎｍであり，平均出力が０．１Ｗ～５０Ｗであるレーザー光を，前記経口投与用組成物の表面に走査させる工程と，
を含み，
前記変色誘起酸化物が，酸化チタン，黄色三二酸化鉄及び三二酸化鉄からなる群から選択される少なくとも１種であり，
前記走査工程が，８０ｍｍ／ｓｅｃ～８０００ｍｍ／ｓｅｃで実行される，
マーキング方法。
裁判所の判断（抜粋）
取消事由１－１（本件発明１の容易想到性の判断の誤り）について
「甲１ないし３に接した当業者において，甲２及び甲３からレーザ照射によって，二酸化チタンを充填又は配合したポリアセタール樹脂組成物又はフルオロポリマー樹脂組成物を変色させるレーザーマーキング方法の技術を理解したとしても，甲１発明アあるいは原告甲１発明アにおいて，レーザー光の照射（走査）により変色する物質を，「官能基と金属化合物または酸とを含有し，レーザの放射により脱離反応を起こすことで対比可能な色の，生理的に受容可能である反応物を生成する物質」（原告甲１発明アでは「Ｆｅ２ Ｏ３（三二酸化鉄）を含む特定の物質」）から，レーザー光の走査により粒子を凝集させて変色する二酸化チタン（相違点１に係る本件発明１の構成）に置換することについての動機付けがあるものと認めることはできない。したがって，甲１ないし３に接した当業者において，甲１に記載された発明にレーザー光の走査により粒子を凝集させて変色する二酸化チタン（相違点１に係る本件発明１の構成）を適用することを容易に想到することができたものとはいえない。
・・・原告が主張するように，本件出願の優先日当時，二酸化チタンを分散させてレーザを照射してマーキングすること，「酸化チタン」や「三二酸化鉄」を「経口投与用組成物」に用いること，二酸化チタンを分散させて紫外線レーザでマーキングする方法の対象が経口投与用組成物に限定されないことが，周知あるいは技術常識であったとしても，そのことから直ちに甲１発明アあるいは原告甲１発明アにレーザー光の走査により粒子を凝集させて変色する二酸化チタン（相違点１に係る本件発明１の構成）を適用することの動機付けを認めることはできないし，上記構成を適用することが設計的事項であるということもできない。」
取消事由２（サポート要件の判断の誤り）について
「本件明細書の発明の詳細な説明の記載を総合すると，本件発明１においては，請求項１記載の波長（２００ｎｍ～１１００ｎｍ），平均出力（０．１Ｗ～５０Ｗ）及び走査工程の走査速度（８０ｍｍ／ｓｅｃ～８０００ｍｍ／ｓｅｃ）の各上限値及び各下限値に臨界的意義があるのではなく，本件発明１は，上記の各数値範囲内で波長，平均出力及び走査速度を適宜設定したレーザー光で，酸化チタン，黄色三二酸化鉄及び三二酸化鉄からなる群から選択される少なくとも１種の変色誘起酸化物を分散させた経口投与用組成物の表面を走査することにより，変色誘起酸化物の粒子を凝集させて変色させてマーキングを行うことを課題の解決原理とする発明であるものと認められるから，原告が主張するような全ての数値範囲において「前記変色誘起酸化物の粒子を凝集させて変色させる」という所定の効果を奏することについての記載が必要とされるものではない。」
取消事由３（明確性要件の判断の誤り）について
（省略）
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