特許庁と裁判所の間で事件が際限なく往復。裁判所が審判審理に問題があったと付言: 知財高裁平成29年(行ケ)10003
【背景】
「アレルギー性眼疾患を処置するためのドキセピン誘導体を含有する局所的眼科用処方物」に関する特許第3068858号について原告（X）がした無効審判請求（無効2011-800018）を不成立とした審決の取消訴訟。争点は進歩性。
過去の経緯: 知財高裁が特許無効とする審決（第1次審決）を取り消す旨の決定（平成24年(行ケ)10145）をした後、特許庁は被告らの訂正請求（第2次訂正）を受け審判請求は成り立たない旨の審決（第2次審決）をしたが、知財高裁は審決を取り消す旨の判決（2014.07.30 「X v. アルコン リサーチ, 協和発酵キリン」 知財高裁平成25年(行ケ)10058）をした。しかし、特許庁は被告らの訂正請求（本件訂正）を受け審判請求は成り立たない旨の審決（本件審決）をしたため、原告は再度審決取消訴訟を提起した。
【要旨】
裁判所の判断
「本件発明１の効果は，当業者において，引用発明１及び引用発明２から容易に想到する本件発明１の構成を前提として，予測し難い顕著なものであるということはできず，本件審決における本件発明１の効果に係る判断には誤りがある。・・・以上のとおりであるから，その余の点について判断するまでもなく，本件審決を取り消すこととし，主文のとおり判決する。」
なお、裁判所は、本件審判の審理は、行政事件訴訟法３３条１項の規定の趣旨に照らし問題があったといわざるを得ないとして、以下のように付言した。
「特許無効審判事件についての審決の取消訴訟において審決取消しの判決が確定したときは，審判官は特許法１８１条２項の規定に従い当該審判事件について更に審理，審決をするが，再度の審理，審決には，行政事件訴訟法３３条１項の規定により，取消判決の拘束力が及ぶ。そして，この拘束力は，判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたるものであるから，審判官は取消判決の認定判断に抵触する認定判断をすることは許されない。したがって，再度の審判手続において，審判官は，取消判決の拘束力の及ぶ判決理由中の認定判断につきこれを誤りであるとして従前と同様の主張を繰り返すこと，あるいは上記主張を裏付けるための新たな立証をすることを許すべきではない。また，特定の引用例から当該発明を特許出願前に当業者が容易に発明することができたとの理由により，容易に発明することができたとはいえないとする審決の認定判断を誤りであるとしてこれが取り消されて確定した場合には，再度の審判手続に当該判決の拘束力が及ぶ結果，審判官は同一の引用例から当該発明を特許出願前に当業者が容易に発明することができたとはいえないと認定判断することは許されない（最高裁昭和６３年（行ツ）第１０号平成４年４月２８日第三小法廷判決・民集４６巻４号２４５頁参照）。
前訴判決は，「取消事由３（甲１を主引例とする進歩性の判断の誤り）」と題する項目において，引用例１及び引用例２に接した当業者は，ＫＷ－４６７９についてヒト結膜の肥満細胞からのヒスタミンの遊離抑制作用（ヒト結膜肥満細胞安定化作用）を有することを確認し，ヒト結膜肥満安定化剤の用途に適用することを容易に想到することができたものと認められるとして，引用例１を主引用例とする進歩性欠如の無効理由は理由がないとした第２次審決を取り消したものである。特に，第２次審決及び前訴判決が審理の対象とした第２次訂正後の発明１は，本件審決が審理の対象とした本件発明１と同一であり，引用例も同一であるにもかかわらず，本件審決は，本件発明１は引用例１及び引用例２に基づき当業者が容易に発明できたものとはいえないとして，本件各発明の進歩性を認めたものである。
発明の容易想到性については，主引用発明に副引用発明を適用する動機付けや阻害要因の有無のほか，当該発明における予測し難い顕著な効果の有無等も考慮して判断されるべきものであり，当事者は，第２次審判及びその審決取消訴訟において，特定の引用例に基づく容易想到性を肯定する事実の主張立証も，これを否定する事実の主張立証も，行うことができたものである。これを主張立証することなく前訴判決を確定させた後，再び開始された本件審判手続に至って，当事者に，前訴と同一の引用例である引用例１及び引用例２から，前訴と同一で訂正されていない本件発明１を，当業者が容易に発明することができなかったとの主張立証を許すことは，特許庁と裁判所の間で事件が際限なく往復することになりかねず，訴訟経済に反するもので，行政事件訴訟法３３条１項の規定の趣旨に照らし，問題があったといわざるを得ない。」
【コメント】
本件特許第3068858号は、販売名 パタノール点眼液０．１％（有効成分は塩酸オロパタジン、処分の対象となった物について特定された用途はアレルギー性結膜炎）について存続期間延長登録（2006-700064; 延長の期間は5年）がなされたため、存続期間満了日は2021年5月3日となっている。
オロパタジン塩酸塩 (Olopatadine hydrochloride) は、協和発酵工業（株）（現 協和発酵キリン（株））が創製した抗アレルギー剤。日本においては、2000年12月に経口剤（販売名：アレロック錠2.5・5）が「アレルギー性鼻炎、蕁麻疹、皮膚疾患に伴う 痒（湿疹・皮膚炎、痒疹、皮膚 痒症、尋常性乾癬、多形滲出性紅斑）」に対する効能・効果で承認された。抗アレルギー点眼剤としては、米国アルコン社が協和発酵工業（株）よりライセンス供与を受け開発、日本では、アレルギー性結膜炎を効能効果とした薬剤として、2006年7月にパタノール®点眼液0.1％が承認された。米国では、PATANOL® (OLOPATADINE HYDROCHLORIDE)EQ 0.1% BASEについてすでに後発品が参入している。
参考:
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