特許権侵害に当たる後発医薬品薬価収載に伴う先発医薬品の薬価引下げによる損害賠償: 東京地裁平成27年(ワ)22491
【背景】
「ビタミンＤおよびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法」とする特許権（特許第3310301号）を第三者（コロンビア大学）と共有する原告（中外製薬）が、マキサカルシトール製剤を販売等する被告ら（岩城製薬・高田製薬・ポーラファルマ）に対し、これらの行為が上記特許権の均等侵害に当たるものであるところ、
- 被告ら製品の販売により原告製品（オキサロール軟膏）の市場におけるシェアが下落し、損害を被ったとして、民法709条ないし特許法102条1項に基づき、被告らに対し、それぞれ損害賠償金及び遅延損害金の支払、
- 被告ら製品の薬価収載により原告製品（オキサロール軟膏及びオキサロールローション）の薬価が下落し、その取引価格も下落したことにより、損害を被ったとして、民法709条に基づき、被告らに対し、連帯して損害賠償金及び遅延損害金の支払
を、それぞれ求めた事案である。
【要旨】
先発医薬品メーカーの特許を侵害していた後発医薬品メーカーが後発医薬品を薬価収載したことと先発医薬品薬価引下げによる損害との間に因果関係が認められ、結果、原告先発医薬品メーカーによるその損害賠償請求（下記争点(4)）が認められた判決である。
主 文（他略）
１ 被告岩城製薬は，原告に対し，２億０３６３万２７９８円・・・を支払え。
２ 被告高田製薬は，原告に対し，１億１８１５万９４５８円・・・を支払え。
３ 被告ポーラファルマは，原告に対し，１億６８２２万３６８６円・・・を支払え。
４ 被告らは，原告に対し，連帯して５億７９１６万９６８６円・・・を支払え。
裁判所の判断（抜粋）
１ 争点(1)（本件製造方法について，本件特許の出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの「特段の事情」の有無）について
「乙Ａ１０にはトランス体のビタミンＤ構造を出発物質とすることを内容とする本件発明と同一の構成の発明が記載されているとは認められず，被告らの上記主張は前提を欠くものであるから，原告が，本件特許出願の際に，本件製造方法（トランス体のビタミンＤ構造を出発物質とするマキサカルシトールの製造方法）を特許請求の範囲から意識的に除外したものに当たるなどの特段の事情が存するとはいえない。・・・本件製法方法は本件発明の構成と均等であるものと認められる。」
２ 争点(2)（原告が本件特許権の共有者の１人であることに関し，原告が被告らに対して損害賠償請求できる範囲）について
「原告は，自らが有する本件特許権の持分２分の１に基づき，特許権侵害に係る逸失利益の損害賠償請求権を有しているほか，・・・コロンビア大学の共有持分２分の１について独占的通常実施権を有するから，被告らによる本件特許権侵害は，原告に対する上記独占的通常実施権の積極的債権侵害に当たるといえ，原告は被告らに対し，同侵害行為による逸失利益の損害賠償を請求することができる。・・・なお，原告・コロンビア大学間の本件ライセンス契約においては，・・・既に原告が被告らに対して訴訟を提起した本件において，コロンビア大学が，別途，被告らに対して損害賠償請求し，被告らがコロンビア大学に二重払いしなければならないリスクがあるとは解されない。・・・以上によれば，原告は，被告らに対し，本件特許権の侵害によって被った損害（独占的通常実施権者として受けた損害も含む。）の全額について賠償を請求し得る。」
３ 争点(3)（外用ビタミンＤ３製剤の市場でのオキサロール軟膏のシェア喪失による原告の損害額）について
「被告らは，オキサロール軟膏には複数の競合品（ボンアルファ，ボンアルファハイ，ドボネックス）があるところ，被告製品は，その性能が上記各競合品と同等であることに加え，安価であるため，原告製品だけでなく，上記各競合品のシェアをも奪ったものであるとし，上記各競合品は，乾癬の治療薬としての外用ビタミンＤ３製剤の市場において４２％のシェアを有しているから，４２％分について推定を覆滅すべきである，と主張する。
確かに，・・・ボンアルファ，ボンアルファハイ及びドボネックスは，いずれもオキサロール軟膏の競合品であって，被告製品は，オキサロール軟膏だけでなく，上記各競合品のシェアをも一定程度奪っていたものと認められる。・・・他方で，・・・オキサロール軟膏や被告製品，上記各競合品は，いずれも医師の処方箋を必要とする薬品であり，・・・オキサロール軟膏から被告製品に変更する場合と比較すると，上記各競合品から被告製品に変更するのは容易ではないというべきであって，上記各競合品（ボンアルファ，ボンアルファハイ，ドボネックス）が，乾癬の治療薬としての外用ビタミンＤ３製剤の市場で４２％程度のシェアを有していたとしても，被告製品が同シェアをそのまま代替したものとは到底認められない。以上の諸事情を総合的に考慮すると，被告製品は，上記各競合品のシェアを一定程度奪ったものとして，特許法１０２条１項本文による推定が覆滅される割合を１０％と認定するのが相当である。以上を前提とすると，前記(2)で計算した金額につき，１０％分を控除した後の金額が，シェア喪失による原告の損害額となる。なお，民法７０９条のみに基づく請求についても，特許法１０２条１項に基づき計算した額を超える損害額は認められない。」
４ 争点(4)（原告製品の取引価格下落による原告の損害額）について
「原告は，新薬創出・適応外薬解消等促進加算制度によって，被告製品が薬価収載されるまでは，現に原告製品について薬価の維持という利益を得ていたところ，後発品である被告製品が薬価収載されたことにより，平成２６年４月１日に原告製品の薬価が下落したものである。この薬価の下落は被告製品の薬価収載の結果であり，本件特許権の侵害品に当たる被告製品が薬価収載されなければ，原告製品の薬価は下落しなかったものと認められるから，被告らは，被告製品の薬価収載によって原告製品の薬価下落を招いたことによる損害について賠償責任を負うべきである。被告らは，そもそも薬価の維持は保護に値する利益ではなく，厚生労働省の薬価政策による結果にすぎないとも主張するが，新薬創出・適応外薬解消等促進加算という制度が実際に存在し，しかも，同制度に基づく加算は厚生労働省が裁量で行うものではなく，所定の要件を充たす新薬であれば一律に同制度による加算を受けられる以上，これは法律上保護される利益というべきであって，被告らの上記主張は採用できない。・・・現に，後記ウのとおり，原告・マルホ間での原告製品の取引価格の下落率は，薬価の下落率とほぼ同一である。以上によれば，原告・マルホ間の取引価格の下落分は，その全てが被告製品の薬価収載と相当因果関係のある損害と認められる。」
５ 争点(5)（被告らの過失の有無）について
「被告らは，特許法１０３条は均等侵害を前提としておらず，均等侵害の場合に侵害者の過失を推定することは，立法趣旨にも反するから，均等侵害の場合に同条は適用されない旨主張する。しかしながら，均等侵害も特許権侵害に当たることに変わりはないところ，特許法１０３条は「他人の特許権…を侵害した者は，その侵害の行為について過失があったものと推定する。」と規定し，文言侵害と均等侵害とを何ら区別していないし，同条について均等侵害が成立する場合にその適用が排除されることを裏付けるような立法趣旨を認めるに足りる証拠もないから，本件のような均等侵害の事案においても，特許法１０３条が適用され，被告らの過失が推定されるものと解すべきである。」
６ 争点(6)（過失相殺の成否）について
「本件全証拠によっても，被告らについて過失の推定を覆滅させるような事情が存在するとは認めるに足りず，被告らの主張は採用できない。」
７ 争点(7)（特許法１０２条４項後段の適用の有無）について
「被告らは，本件において被告らには故意・重過失がない上，原告が特許出願時に容易にクレームに記載し得る技術をクレームに記載しなかった以上，特許法１０２条４項後段を適用して損害額を減額すべき旨主張する。しかし，前記５のとおり，被告らは，いずれも医薬品の製造販売等を業としているのであるから，その販売する医薬品の特許権侵害については高度の注意義務を負うというべきところ，被告製品の販売前に，本件特許の内容や本件製造方法が本件特許権を侵害する可能性について慎重に検討したならば，本件製造方法が本件発明の構成と均等であると判断される可能性について十分認識可能であったこと，前記６のとおり，原告に特許請求の範囲の記載について過失があったとまでは認められないこと等を考慮すれば，本件において，特許法１０２条４項後段を適用して原告の損害額を減額すべきほどの事情は見当たらず，被告らの上記主張は採用できない。」
【コメント】
注目すべき点は、後発品3社による侵害品の販売によって、中外製薬のオキサロール軟膏の販売が失われたことによる損害についての後発品3社の賠償責任を認めただけでなく、オキサロール軟膏及びオキサロールローションの薬価加算分の引き下げについて後発品3社の賠償責任も認められた点。
2017年7月27日付の中外製薬のニュースリリース（「オキサロール®軟膏製法特許侵害に対する損害賠償請求訴訟の判決に関するお知らせ」）によると、薬価算定において新薬創出・適応外薬解消等促進加算の対象だった中外製薬のオキサロール軟膏及びオキサロールローションは、オキサロール軟膏の後発品の参入により、本来の時期より早く加算分の引き下げが行われた。本件は、薬価加算分の引き下げに起因して先発医薬品企業に生じた損害について判断された初めての事例とのこと。
後発医薬品メーカーは、特許侵害判断される可能性が残されている段階で、たとえそれが物質特許や用途特許ではなく製法特許のような特許であったとしても、薬価収載して販売に踏み切ることには、今回のような薬価引下げ分の損害賠償という金銭的なリスクも伴い得る、ということが判決上でも明らかとなったといえる。
過去に、セフゾン（Cefzon、一般名:セフジニル（Cefdinir）、経口用セフェム系製剤）の特許侵害訴訟に勝訴したアステラス製薬が、大洋薬品に対して、セフゾン特許存続期間中に大洋薬品がした後発品薬価申請行為が不法行為であるとしてセフゾンの2006年4月の薬価改定時の特例引下げ（通常改定に加えて8%の追加引下げ）分を逸失利益とする損害賠償を請求した訴訟はあった（2008.03.05 「アステラス v. 大洋薬品 セフゾン訴訟和解へ」; アステラス プレスリリース: 2007.08.09 経口用セフェム系製剤「セフゾン®」の損害賠償請求提訴のお知らせ）。
しかし、この事件は、大洋薬品がアステラス製薬へ和解金を支払うことなどを内容とする和解契約を締結したことで一連の係争は終結しており（アステラス プレスリリース: 2008.03.05 大洋薬品工業との経口用セフェム系製剤「セフゾン®」に関する訴訟等の和解のお知らせ）、特許権侵害に当たる後発医薬品薬価収載に伴う先発医薬品の薬価引下げによる損害賠償請求を認めるという判決に至ったケースはこれまでなかった。
参考:
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