「一部」、僅かな部分のサポート要件違反: 知財高裁平成27年(行ケ)10231
【背景】
東洋新薬（被告）が保有する「黒ショウガ成分含有組成物」に関する特許権（第5569848号）の無効審判（無効2015-800007）請求不成立の審決取消訴訟。
請求項1:
黒ショウガ成分を含有する粒子を芯材として，その表面の一部又は全部を，ナタネ油あるいはパーム油を含むコート剤にて被覆したことを特徴とする組成物。
原告は、
- 請求項１における「ナタネ油あるいはパーム油を含むコート剤にて被覆した」との文言は，コート層の厚み，被覆率等が規定されていない以上，コート剤に含まれるナタネ油あるいはパーム油の量が極小量である構成をも許容していることが明らかであるところ，これらが極小量の場合には，当該ナタネ油あるいはパーム油に起因して本件発明の効果を奏するとはいえないこと
- 「その表面の一部又は全部を…」との文言は，芯材（黒ショウガ成分を含有する粒子）におけるコート剤によって被覆されている部分がごく一部である構成を許容していることが明らかであるところ，例えば，芯材におけるコート剤によって被覆されている部分が全表面積の１０％，露出部分が同９０％である場合に，「摂取前の黒ショウガ成分の酸化を防止して保存安定性も高め，摂取後の胃液等による変性を防止することができる」とする根拠が不明であること
の２点を理由に、本件発明は、発明の目的である「ポリフェノール類の体内への吸収性の向上」や「黒ショウガ成分の酸化の防止」を達成し得ない範囲を包含しており、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えているのに、本件審決がサポート要件違反を認めなかったのは誤りであると主張した。
【要旨】
裁判所は、上記原告主張を認め、サポート要件違反を認めなかった審決を取り消した。
裁判所の判断（抜粋）
「特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，①発明の詳細な説明に記載された発明で，②発明の詳細な説明の記載又はその示唆により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものと解するのが相当である。」
「当業者は，たとえ，「黒ショウガ成分を含有する粒子」の表面を「油脂を含むコート剤」で被覆することにより，本件発明の課題が解決できると認識し得たとしても，その量や程度が不十分である場合には，本件発明の課題を解決することが困難であろうことも予測するといえる。
ところが…（略）…コート剤による被覆の量や程度が不十分である場合には，本件発明の課題を解決することが困難であろうとの当業者の予測を覆すに足りる十分な記載が本件明細書になされているものとは認められないのであり，また，これを補うだけの技術常識が本件出願当時に存在したことを認めるに足りる証拠もない。したがって，本件明細書の記載（ないし示唆）はもとより，本件出願当時の技術常識に照らしても，当業者は，「黒ショウガ成分を含有する粒子」の表面の僅かな部分を「油脂を含むコート剤」で被覆した状態が本件発明の課題を解決できると認識することはできないというべきである。…（略）…そうすると，本件発明の特許請求の範囲の記載は，いずれも，本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件出願当時の技術常識に照らして，当業者が，本件明細書に記載された本件発明の課題を解決できると認識できる範囲を超えており，サポート要件に適合しないものというべきである。」
被告は、
「芯材である「黒ショウガ成分を含有する粒子」におけるコート剤によって被覆されている部分がごく一部である態様等，本件明細書の記載や本件出願当時の技術常識からみて，当業者が通常想定しないような極端なケースを挙げてサポート要件違反とすることは，適切な発明の保護が観点からみて不当である」
と主張した。
しかしながら、裁判所は、
「サポート要件の趣旨は，要するに，発明の詳細な説明に記載していない発明が特許請求の範囲に記載され，公開されていない発明について独占的，排他的な権利を認めることを許容しないことにあるところ，本件発明には，「黒ショウガ成分を含有する粒子」の表面の僅かな部分を「油脂を含むコート剤」で被覆した態様が包含されているといえるのであるから，このような態様についてのサポート要件を検討することが不当であるとはいえないことはもちろんであって，上記被告の主張は採用することができない。」
と判断した。
【コメント】
「その表面の一部又は全部を」というクレームの構成をサポートできるほどの記載が明細書になかった。
クレーム自体どのように表現すればよかったか、明細書にどこまで詳細に記載すべきだったかという点を考えてみることは、製剤関連発明の出願をする際の参考になるかもしれない。
本特許においては分割出願があり、特許5964344号及び特許5997856号が登録されているが、いずれも無効審判請求はされていないようである。
- 特許5964344号
請求項1: 黒ショウガの乾燥粉末を芯材として、その表面の一部又は全部を、ナタネ油あるいはパーム油を含むコート剤にて被覆したことを特徴とする経口用組成物。
請求項2: 黒ショウガ抽出物の乾燥粉末を芯材として、その表面の一部又は全部を、ナタネ油あるいはパーム油を含むコート剤にて被覆したことを特徴とする経口用組成物。 - 特許5997856号
請求項1: 黒ショウガの乾燥粉末に対してナタネ油あるいはパーム油を含むコート剤を噴霧することにより、前記黒ショウガの乾燥粉末を前記コート剤で被覆することを特徴とする経口用組成物の製造方法。
請求項2: 黒ショウガ抽出物の乾燥粉末に対してナタネ油あるいはパーム油を含むコート剤を噴霧することにより、前記黒ショウガ抽出物の乾燥粉末を前記コート剤で被覆することを特徴とする経口用組成物の製造方法。
参考:
- 株式会社エヌ・エル・エーの発酵黒生姜
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