対応外国出願の禁反言が特許発明の技術的範囲に適用されるのか: 東京地裁平成27年(ワ)28468
【背景】
「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」に関する特許権（第4430229号）を有する原告（デビオファーム）が、被告（日医工）に対し、被告製品の製造販売等が特許権侵害に当たると主張して、被告製品の製造等の差止及び廃棄を求めた事案。
本件発明:
Ａ オキサリプラチン，
Ｂ 有効安定化量の緩衝剤および
Ｃ 製薬上許容可能な担体を包含する
Ｄ 安定オキサリプラチン溶液組成物であって，
Ｅ 製薬上許容可能な担体が水であり，
Ｆ 緩衝剤がシュウ酸またはそのアルカリ金属塩であり，
Ｇ 緩衝剤の量が，以下の：
（ａ）５×１０－５Ｍ～１×１０－２Ｍ，
（ｂ）５×１０－５Ｍ～５×１０－３Ｍ
（ｃ）５×１０－５Ｍ～２×１０－３Ｍ
（ｄ）１×１０－４Ｍ～２×１０－３Ｍ，または
（ｅ）１×１０－４Ｍ～５×１０－４Ｍ
の範囲のモル濃度である，組成物。
被告製品は、オキサリプラチンが溶媒中で分解して生じたシュウ酸（解離シュウ酸）が本件発明の構成要件Gに規定されているモル濃度の範囲内で含有するものだが、このシュウ酸は外部から添加されたもの（添加シュウ酸）ではなかった。被告製品における「解離シュウ酸」が、本件発明にいう「緩衝剤」に含まれるかどうか、すなわち、被告製品は本件発明の構成要件B、F及びGを充足するのかどうかが争点。
【要旨】
裁判所は、本件発明における「緩衝剤」は、添加されたシュウ酸またはそのアルカリ金属塩をいい、オキサリプラチンが分解して生じたシュウ酸（解離シュウ酸）は「緩衝剤」には当たらないと解することが相当であるとして、被告製品は、構成要件Ｂ、Ｆ及びＧを充足せず、本件発明の技術的範囲に属しないと判断した。請求棄却。以下裁判所の判断より抜粋。
- 「緩衝剤の「剤」とは，「各種の薬を調合したもの」を意味するから（広辞苑第三版），緩衝剤とは，緩衝に用いる目的で，各種の薬を調合したものを意味すると考えることが自然である。」
- 「シュウ酸が添加されない場合には，オキサリプラチン水溶液の平衡状態には何ら変化が生じないから，オキサリプラチン溶液が，安定化されるとはいえない。したがって，上記明細書に記載された「緩衝剤」の定義は，緩衝剤に解離シュウ酸が含まれることを意味していないというべきである。」
- 「本件明細書には，「緩衝剤」である「シュウ酸」に，オキサリプラチンが分解して生じた解離シュウ酸が含まれることを示唆する記載はない。以上からすると，本件明細書の記載では，解離シュウ酸については全く考慮されておらず，緩衝剤としての「シュウ酸」は添加されるものであることを前提としていると認められる。」
- 「対応米国特許の審査過程において，出願人が，意見書及び補正書において「オキサリプラチンの溶液製剤に緩衝剤を加えることにより，より安定したオキサリプラチンの溶液製剤（当該製剤は上述の不純物をまったく生成することがないか，丙らの水溶液性剤中に見出されるよりも著しく少量の不純物を生成する）が得られることを見出したのである」と述べていること，対応ブラジル特許の審査過程においても，出願人が，「シュウ酸を緩衝剤として加えれば，不純物が発生しない」と述べていることが認められるから，対応米国特許及び対応ブラジル特許の出願人は，これらの特許発明について，シュウ酸を緩衝剤として添加することで，不純物を減少させ，より安定した製剤を得る発明であると認識していたものと認められる。確かに，対応米国特許及び対応ブラジル特許は本件特許とは異なる国における別個の出願であるから，それぞれの国の手続において成立する特許発明の範囲に差異がでることは否定できないものの，本件特許と同じ国際出願を基礎とするものである以上，その技術思想は基本的には共通すると考えられるところ，本件発明における「緩衝剤」としての「シュウ酸」が添加したものに限られず，解離シュウ酸をも含むものと解すると，上記対応米国特許及び対応ブラジル特許の技術思想とは整合しなくなり不合理である。」
【コメント】
裁判所は、クレームの用語の意義を、対応外国出願の審査過程における出願人の主張内容も参酌して解釈した。対応外国出願における禁反言が日本の特許発明の技術的範囲の解釈に影響を与え得るということである。本事件に限らず、対応外国出願の禁反言が一律に日本の特許発明の技術的範囲の解釈に適用されるのかどうかはには疑問があるが、とにかく、どの国で審査対応するにしてもその主張内容には最新の注意を払うようにしておくことが出願人側としては原則であろう。
参考:
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