モメタゾンフロエート薬剤発明の顕著な効果の判断: 知財高裁平成27年(行ケ)10054
【背景】
被告（メルク）が保有する「気道流路および肺疾患の処置のためのモメタゾンフロエートの使用」に関する特許登録（第3480736号）の無効審判請求を不成立とした審決（無効2014-800055）の取消訴訟。審決は、本件発明１の構成については容易想到であると判断したが、その効果:
- アレルギー性鼻炎に対して１日１回のモメタゾンフロエート投与で効果的に処置できること（効果１）
- モメタゾンフロエートの血流中への全身的な吸収が実質的に存在しないことにより所望しない全身性副作用を防げること（効果２）
が 顕著で当業者が予測困難なものであったとして、本件発明の進歩性を肯定した。 争点は、顕著な効果についての判断誤りの有無である。
請求項1（本件発明1）:
モメタゾンフロエートの水性懸濁液を含有する薬剤であって，１日１回鼻腔内に投与される，アレルギー性または季節性アレルギー性鼻炎の治療のための薬剤。
【要旨】
主 文
特許庁が無効2014-800055号事件について平成27年2月3日にした審決を取り消す。（他略）
裁判所の判断
「本件発明の構成が，公知技術である引用発明に他の公知技術や周知技術等を適用することにより容易に想到できるものであるとしても，本件発明の有する効果が，当該引用発明等の有する効果と比較して，当業者が技術常識に基づいて従来の技術水準を参酌した上で予測することができる範囲を超えた顕著なものである場合は，本件発明がその限度で従来の公知技術から想到できない有利な効果を開示したものであるから，当業者がそのような本件発明を想到することは困難であるといえる。 したがって，引用発明と比較した本件発明の有利な効果が，当業者の技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものと認められる場合は，本件発明の容易想到性が否定され，その結果，進歩性が肯定されるべきである。そして，当業者が予測できない顕著な効果といえるためには，従来の公知技術や周知技術に基づいて相違点に係る構成を想到した場合に，本件発明の有する効果が，予測される効果よりも格別優れたものであるか，あるいは，予測することが困難な新規な効果である必要がある・・・（略）・・・この場合，本件発明における有利な効果として認められるためには，当該効果が明細書に記載されているか，あるいは，当業者が，明細書の記載に当業者が技術常識を当てはめれば読み取ることができるものであることが必要である。なぜなら，特許発明は，従来技術を踏まえて解決すべき課題とその解決手段を明細書に記載し，これを一般に開示することにより，特許権としての排他的独占権を取得するものである以上，明細書に開示も示唆もされず一般に公開されないような新たな効果や異質な効果が後日に示され，仮に，従来技術に対して有利な効果であるとしても，これを斟酌すべきものではないからである。」
「本件発明には，薬としての一定の治療効果を有し，実用可能な程度の副作用しかないことは認められるとしても，本件発明の当該効果が，甲１発明及び甲２発明の効果とは相違する効果であるということはできないし，また，本件明細書上，それらの効果とどの程度異なるのかを読み取ることができない以上，これをもって，当業者が引用発明から予測する範囲を超えた顕著な効果ということもできない。よって，この点に関する審決の判断には誤りがある。
審決は，甲１及び甲２には，１日１回の投与の記載がなく，治療効果の程度についての記載もなく，本件発明の治療効果を予測できないと判断した。しかしながら，甲１発明及び甲２発明において，一定の治療効果が認められながらその程度についての記載がない以上，当該効果が本件発明の効果よりも明らかに劣るものと認められない限り，本件発明の効果が顕著なものであるとはいえないはずである。審決は，甲１及び甲２の治療効果の程度についての認定をせずに，本件発明の効果がこれを格別上回ると判断したものであって，論理的に誤りがあるといわざるを得ない。」
「しかも，水性懸濁液のモメタゾンフロエートの全身性吸収の低さ及び代謝後の残存量の少なさは，本件発明と同様，水性懸濁液の鼻腔内投与を行う甲２発明が有するはずであり，甲２発明の副作用の程度が開示されていないとはいえ，審決が，甲１発明と甲２発明を組み合わせて薬として実用化可能な本件発明の構成を想到できたとする以上，この組合せと比して本件発明の効果が顕著なものであるか否かについて検討する必要がある。しかしながら，審決では，甲１発明との対比しかなされておらず，検討が不十分であったといわざるを得ない。」
「本件で問題とされているのは，本件発明と甲１発明及び甲２発明等とを比較した場合の効果の差の存否とその程度であるが，甲１発明についても，アレルギー性鼻炎に対して，プラセボよりも抗炎症活性を有するといえる以上，プラセボとの比較により本件発明の有効性を確認しただけでは，当業者の技術常識に基づいて予測される範囲を超えた顕著な効果を有するとまではいえない。被告の主張は失当である。」
「なお，当裁判所は，本件訴訟において，相違点に係る構成の容易想到性について，審理，判断するものではないところ，本件特許のような，十分な治療効果を有しながら副作用がわずか（又は生じない）とされる実用可能な「薬剤」の特許発明に関しては，その特許無効審判においても，治療効果の維持と副作用の減少（又は不発生）の両立という観点から審理，判断されることが望ましく，例えば，複数ある相違点のうち個々の相違点に限っては想到できるとしても，これらを総合した全体の構成が当該薬剤としての効果等を維持できるものであるか否かが重要であるから，本件審判手続においても，これらの点を念頭に置き，本件訴訟で主張，立証されたものを含め，相違点に係る構成について改めて慎重に審理，判断すべきものといえる。」
【コメント】
本事案から、進歩性を肯定するための顕著な効果を判断する際の注意点は下記のとおり。
- 引用発明の効果が本件発明の効果よりも明らかに劣るものと認められない限り、本件発明の効果が顕著なものであるとはいえない。すなわち、引用発明の効果の程度についての認定をせずに、本件発明の効果がこれを格別上回ると判断することはできない。
- 引用発明を組み合わせて本件発明の構成を想到できたとする以上、本件発明の効果が顕著なものであるか否かについて検討されるのはこの組合わせである。
本件特許はナゾネックス®点鼻液を保護するものだったと思われる。特許期間延長登録を受け、存続期間満了日は2019年10月31日だった。
ナゾネックス®点鼻液は米国シェリング・プラウ社（現 Merck Sharp & Dohme Corp.）によって創製された副腎皮質ステロイドであるモメタゾンフランカルボン酸エステル水和物を含有する定量噴霧式点鼻液である。本剤1日1回投与にて、成人については2008年7月に、さらに小児については2012年5月に「アレルギー性鼻炎」を効能・効果として国内承認された。再審査期間は～2016年7月15日。
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