2015.07.06 特許庁「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する当面の審査・審判の取扱い等について」

2015年7月6日、特許庁は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する当面の審査・審判の取扱い等について下記のとおり発表しました。

当面の審査の取扱いについて

物の発明に係る請求項にその物の製造方法が記載されている場合は、審査官が「不可能・非実際的事情」があると判断できるときを除き、当該物の発明は不明確であると判断し、拒絶理由を通知します。

※「不可能・非実際的事情」とは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情をいいます。

※後に無効理由を含む特許となったり、第三者の利益が不当に害されたりすることがないよう、拒絶理由を通知することで、出願人に、「不可能・非実際的事情」が存在することの主張・立証の機会や、反論・補正の機会を与えることとします。

出願人は、当該拒絶理由を解消するために、反論以外に、以下の対応をとることができます。
ア．該当する請求項の削除
イ．該当する請求項に係る発明を、物を生産する方法の発明とする補正
ウ．該当する請求項に係る発明を、製造方法を含まない物の発明とする補正
エ．「不可能・非実際的事情」についての意見書等による主張・立証
出願人の「不可能・非実際的事情」についての主張・立証の内容に、合理的な疑問がない限り（通常、拒絶理由通知時又は拒絶査定時に、審査官が具体的な疑義を示せない限り）、審査官は、「不可能・非実際的事情」が存在するものと判断します。

当面の審判の取扱いについて

プロダクト・バイ・プロセス・クレームが関連する審判事件等においても、最高裁判決の判示内容に沿って、「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する当面の審査の取扱いについて」を参酌しつつ、審理を行います。
拒絶査定不服審判において、物の発明に係る請求項にその物の製造方法が記載されている場合は、「不可能・非実際的事情」があると合議体が審判請求人に聞くまでもなく判断できるときを除き、拒絶理由を通知します。審判請求人は「１．当面の審査の取扱いについて」と同様に、補正や、意見書等における「不可能・非実際的事情」の主張・立証等の対応をとることができます。

参考: