プロダクト・バイ・プロセス・クレームの発明の要旨の認定は物同一説で判断: 最高裁平成24年(受)2658
【背景】
プロダクト・バイ・プロセス・クレームの特許発明の技術的範囲の確定の在り方に関する知財高裁大合議判決を破棄した最高裁判決（2015.06.05 「テバ v. 協和発酵キリン」 最高裁平成24年（受）1204）と同日に出された最高裁判決。本件では、同特許についての特許権侵害差止請求事件において、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法の記載がある場合における特許要件の審理の前提となる発明の要旨の認定の在り方が争われた。
いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームプについて、原審（2012.08.09 「テバ v. 東理」 知財高裁平成23年(ネ)10057）は次のとおり判断して上告人（特許権者テバ）の請求を棄却すべきものとしたため、上告人は最高裁に上告した。
(1) 物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法の記載がある場合における特許法１０４条の３第１項に係る抗弁の判断の前提となる当該発明の要旨は，当該物をその構造又は特性により直接特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するときでない限り，特許請求の範囲に記載された製造方法により製造される物に限定して認定されるべきである。
(2) 本件発明には上記(1)の事情が存在するとはいえないから，本件発明の要旨は，当該製造方法により製造された物に限定して認定されるべきである。そして，本件発明は，当業者が容易に想到し得たものであるから，本件発明に係る特許は特許無効審判により無効にされるべきものであり，上記訂正の請求がされているとしても，本件訂正発明に係る特許も同様に特許無効審判により無効にされるべきものである。
【要旨】
主 文
原判決を破棄する。
本件を知的財産高等裁判所に差し戻す。
裁判所は、原審の示した上記(1)の基準は是認することができず、そうすると、それを前提とした上記(2)の判断も是認することができない。その理由は次のとおりであるとした。
4(1) 願書に添付した特許請求の範囲の記載は，これに基づいて，特許発明の技術的範囲が定められ（特許法７０条１項），かつ，同法２９条等所定の特許の要件について審査する前提となる特許出願に係る発明の要旨が認定される（最高裁昭和６２年（行ツ）第３号）という役割を有しているものである。そして，特許は，物の発明，方法の発明又は物を生産する方法の発明についてされるところ，特許が物の発明についてされている場合には，その特許権の効力は，当該物と構造，特性等が同一である物であれば，その製造方法にかかわらず及ぶこととなる。
したがって，物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合であっても，その発明の要旨は，当該製造方法により製造された物と構造，特性等が同一である物として認定されるものと解するのが相当である。4(2) ところで，特許法３６条６項２号によれば，特許請求の範囲の記載は，「発明が明確であること」という要件に適合するものでなければならない。特許制度は，発明を公開した者に独占的な権利である特許権を付与することによって，特許権者についてはその発明を保護し，一方で第三者については特許に係る発明の内容を把握させることにより，その発明の利用を図ることを通じて，発明を奨励し，もって産業の発達に寄与することを目的とするものであるところ（特許法１条参照），同法３６条６項２号が特許請求の範囲の記載において発明の明確性を要求しているのは，この目的を踏まえたものであると解することができる。この観点からみると，物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されているあらゆる場合に，その特許権の効力が当該製造方法により製造された物と構造，特性等が同一である物に及ぶものとして発明の要旨を認定するとするならば，これにより，第三者の利益が不当に害されることが生じかねず，問題がある。
すなわち，物の発明についての特許に係る特許請求の範囲において，その製造方法が記載されていると，一般的には，当該製造方法が当該物のどのような構造若しくは特性を表しているのか，又は物の発明であってもその発明の要旨を当該製造方法により製造された物に限定しているのかが不明であり，特許請求の範囲等の記載を読む者において，当該発明の内容を明確に理解することができず，権利者がどの範囲において独占権を有するのかについて予測可能性を奪うことになり，適当ではない。
他方，物の発明についての特許に係る特許請求の範囲においては，通常，当該物についてその構造又は特性を明記して直接特定することになるが，その具体的内容，性質等によっては，出願時において当該物の構造又は特性を解析することが技術的に不可能であったり，特許出願の性質上，迅速性等を必要とすることに鑑みて，特定する作業を行うことに著しく過大な経済的支出や時間を要するなど，出願人にこのような特定を要求することがおよそ実際的でない場合もあり得るところである。そうすると，物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法を記載することを一切認めないとすべきではなく，上記のような事情がある場合には，当該製造方法により製造された物と構造，特性等が同一である物として発明の要旨を認定しても，第三者の利益を不当に害することがないというべきである。
以上によれば，物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合において，当該特許請求の範囲の記載が特許法３６条６項２号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは，出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか，又はおよそ実際的でないという事情が存在するときに限られると解するのが相当である（最高裁平成２４年（受）第１２０４号平成２７年６月５日第二小法廷判決・裁判所時報１６２９号登載予定参照）。5 以上と異なり，物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合において，そのような特許請求の範囲の記載を一般的に許容しつつ，その発明の要旨は，原則として，特許請求の範囲に記載された製造方法により製造された物に限定して認定されるべきものとした原審の判断には，判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり，原判決は破棄を免れない。そして，本判決の示すところに従い，本件発明の要旨を認定し，更に本件特許請求の範囲の記載が上記４(2)の事情が存在するものとして「発明が明確であること」という要件に適合し認められるものであるか否か等について審理を尽くさせるため，本件を原審に差し戻すこととする。
【コメント】
最高裁は、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合においては、下記のとおり解すると判示した。
- 発明の要旨は，当該製造方法により製造された物と構造，特性等が同一である物として認定される。
- 特許請求の範囲の記載が特許法36条6項2号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情が存在するときに限られる。
この最高裁判断による大きな意義は、いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの発明の要旨の認定のあり方を、いわゆる物同一説の立場を取って決着させた点である。同日最高裁判決（2015.06.05 「テバ v. 協和発酵キリン」 最高裁平成24年（受）1204）とあわせて、発明の要旨認定の場面と特許発明の技術的範囲に属するか否かを審理する場面とで共通の統一した判断枠組みを採用したことになり、この点で米国の特許制度の運用とは異なることになった。
参考:
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