ピタバスタチン結晶の粉末X線回折ピークの回折角は一致するか: 東京地裁平成25年(ワ)33993
【背景】
ピタバスタチンカルシウム塩の結晶に関する特許権（特許第5186108号）及びその保存方法に関する特許権（特許第5267643号（前者の分割））を有する原告（日産化学）が、被告らによる原薬及び製剤の製造・販売等が上記各特許権の侵害に当たる旨主張して、特許法100条1項に基づきその差止めを求めた事案。
本件結晶発明1:
式（１）
で表される化合物であり，７～１３％の水分を含み，ＣｕＫα放射線を使用して測定するＸ線粉末解析において，４．９６°，６．７２°，９．０８°，１０．４０°，１０．８８°１３．２０°，１３．６０°，１３．９６°，１８．３２°，２０．６８°，２１．５２°，２３．６４°，２４．１２°及び２７．００°の回折角（２θ）にピークを有し，かつ，３０．１６°の回折角（２θ）に，２０．６８°の回折角（２θ）のピーク強度を１００％とした場合の相対強度が２５％より大きなピークを有することを特徴とするピタバスタチンカルシウム塩の結晶（但し，示差走査熱量測定による融点９５℃を有するものを除く）。
（下線部が本件で争点となった構成要件Ｃ・Ｃ’）
【要旨】
主 文
原告の請求をいずれも棄却する。（他略）
裁判所の判断
本件各発明の技術的範囲に属するというためには構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角の数値が１５本全てのピークについて小数点第２位まで一致することを要するというべきである。
ピタバスタチンカルシウム塩の結晶形態には，本件明細書の結晶形態Ａ～Ｃ及びチバ特許明細書の結晶多形Ａ～Ｆ以外にも未知の結晶多形が存在し得るところ，粉末Ｘ線回折測定の回折角の数値により結晶形態を特定した医薬化合物の発明の特許出願には，ピークの回折角に±０．１°～０．２°の許容誤差を設けるものが多数存在し，結晶形態を特定するピークの本数も数本～十数本で特定するものなど多様であって，その技術的範囲が一定の許容誤差ないし一定のピーク本数によって判断されるとの技術常識は存在しないことがうかがわれるから，構成要件Ｃ・Ｃ’に記載された１５本の数値のうち一部のみが一致し，又は一定の誤差の範囲で一致するにとどまる結晶がこれに含まれると解する場合には，本件各発明の技術的範囲への属否が一義的には定まらないこととなる。また，上記のように解すると，原告自身が本件各発明の技術的範囲に属しないことを認めている結晶形態までもがこれに属する結果になるなど（例えば，チバ特許明細書に記載の結晶形態Ｅは，構成要件Ｃ・Ｃ’に記載の１５本のピークが全て±０．２°以内で一致する回折角を含んでいる。），不合理な結果となる。さらに，原告は，本件結晶特許の出願当初は１本のピークの回折角（許容誤差のない小数点以下２桁の数値）及び相対強度をもって発明を特定していたが，拒絶理由通知を受けて構成要件Ｃの回折角に係る補正をし，この補正が限定的減縮に当たる旨の意見を表明したのであるから，上記補正により，発明の技術的範囲を字義どおり小数点以下２桁の回折角の数値が１５個全て一致する結晶に限定したとみるほかなく，このように解釈することが補正の趣旨に沿うものというべきである。
以上によれば，本件各発明の構成要件Ｃ・Ｃ’を充足するためには，１５本のピークの全ての回折角の数値が小数点第２位まで一致することを要し，その全部又は一部が一致しないピタバスタチンカルシウム塩の結晶又はその保存方法はその技術的範囲に属するということができないものと解するのが相当である。
これを被告原薬等についてみると，～原告測定においては，１５本全てのピークについて回折角の数値が小数点第２位まで一致するような測定結果は得られなかったというのである。そして，原告が被告原薬等に含まれるとするピタバスタチンカルシウム塩における１５本のピークの回折角は別紙物件目録記載１のとおりであり，うち９本は構成要件Ｃ・Ｃ’と相違している。そうすると，同目録記載の回折角自体から，被告原薬等は構成要件Ｃ・Ｃ’を充足しないと判断すべきことになる。
以上の認定判断に対し，原告は，①本件発明の対象は本件明細書記載の結晶形態Ａであり，その充足性は当該ピタバスタチンカルシウム塩の結晶の粉末Ｘ線回折測定で得られたチャートにおいて結晶形態Ａとの同一性を判断するのに十分な数のピークが確認されれば足りる，②上記の同一性の判断は，日本薬局方等の記載によれば，Ｘ線粉末回折法において±０．２°以内の誤差で一致するピークが１０本以上確認されるなどすれば十分である，③別紙原告測定結果によればモチダ錠及びこれに用いられた被告原薬は構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角を充足すると主張する。
しかしながら，本件各発明の特許請求の範囲に結晶形態Ａという記載はなく，また，前記発明の詳細な説明によっても，結晶形態Ａとの同一性は構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角の数値が全て一致するか否かにより判定すべきものと解されるから，構成要件Ｃ・Ｃ’の回折角の充足性は，端的に，当該結晶がその数値を全て充足するか否かにより判断すべきものであって，上記①の主張は失当である。
また，日本薬局方は，厚生労働大臣が医薬品の性状及び品質の適正を図るため，医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律４１条（平成２５年法律第８４号による廃止前の薬事法４１条も同趣旨）に基づき定める医薬品の規格基準書であり，原告の挙げる各文献中の記載も，上記法律の目的とする保健衛生の向上という公益的見地から医薬品の同一性等を判断する基準として記載されたものと解される。これに対し，医薬品等に係る特許発明の技術的範囲は，明細書の記載及び図面を考慮し当該発明に係る特許請求の範囲の記載に基づいて定めるべきものであるから（特許法７０条１項，２項），日本薬局方の記載と常に一致しなければならないものではない。したがって，上記②の主張も理由がない。さらに，上記③の主張は，原告の主張する回折角の解釈を前提とするものであるから，明らかに失当である。以上によれば，その余の点について判断するまでもなく，原告の請求はいずれも理由がないから，これを棄却することとして，主文のとおり判決する。
【コメント】
特許を取得するために結晶形の粉末X線回折ピークの本数とそれらの回折角の数値を特定しすぎた結果、特許発明の技術的範囲が狭くなりすぎてしまった。
この結晶特許出願に相当する欧米出願状況を確認したところ、米国では未だに拒絶理由を解消することができず継続出願でつないでいる状況である。一方、欧州では、審査段階で”Observations by third parties”が数回提出されたが、最終的には下記結晶形クレームが成立し（EP1697326B1）、異議申立は行われなかった。
Claim 13. Crystal of a compound of the following formula (1):（略）
which contains from 5 to 15% of water and which shows, in its X-ray powder diffraction as measured by using CuKα radiation, a peak having a relative intensity of more than 25% at a diffraction angle (2θ) of 30.16°.
Pitavastatinのorangebookには結晶特許US8557993がリストされている。これは、本件特許5186108の審査段階で特許法29条の2の拒絶理由として引用された引用文献2（後にチバ スペシャルティ ケミカルズから2008年3月31日に日産化学へ出願人名義変更。その後審査を経て成立。特許5192147）に相当する米国特許である。
「2013.08.28 謹告 ピタバスタチンカルシウムに関する特許権について」によれば、こちらの結晶特許5192147についても言及していることから、日本における後発メーカーとの特許係争では、結晶特許5192147での権利行使の状況はどうなっているのか気になるところである。この特許5192147は、沢井製薬からの無効審判請求を受けたが、請求不成立との審決に至っている（無効2013-800212）。
参考:
- 2013.12.25 「興和 リバロ後発品 特許侵害訴訟を提起」
- 2014.12.25 「日産化学 リバロ後発品 特許権侵害訴訟を提起（第5報）」
- 日産化学press release 2015.02.12 「特許権侵害訴訟の控訴について」
- 日産化学press release 2015.02.15 「特許権侵害訴訟の控訴について（第２報）」
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