共同出願違反かどうか: 知財高裁平成24年(行ケ)10059
【背景】
被告（Y）が保有する「二重瞼形成用テープまたは糸及びその製造方法」に関する特許第3277180号に対する無効審判請求について、「本件審判の請求は，成り立たない。」との特許庁の審決に対する審決取消訴訟。争点は共同出願違反（特許法38条）かどうか。
【要旨】
主 文
１ 原告の請求を棄却する。
２ 訴訟費用は原告の負担とする。
裁判所の判断（抜粋）
１ 共同発明者性の認定について
ある特許発明の共同発明者であるといえるためには，特許請求の範囲に記載された発明の構成のうち，従前の技術的課題の解決手段に係る部分，すなわち発明の特徴的部分の完成に現実に関与したことが必要であると解される。ところで，特許法１２３条１項２号は，特許無効審判を請求することができる場合として，「その特許が・・・第３８条・・・の規定に違反してされたとき（省略）。」と規定しているところ，同法３８条は，「特許を受ける権利が共有に係るときは，各共有者は，他の共有者と共同でなければ，特許出願をすることができない。」と規定している。このように，特許法３８条違反は，特許を受ける権利が共有に係ることが前提となっているから，特許が同条の規定に違反してされたことを理由として特許無効審判を請求する場合は，審判請求人が「特許を受ける権利が共有に係ること」について主張立証責任を負担すると解するのが相当である。これに対し，特許権者が「特許を受ける権利が共有に係るものでないこと」について主張立証責任を負担するとすれば，特許権者に対して，他に共有者が存在しないという消極的事実の立証を強いることになり，不合理である。
特許法３８条違反を理由として請求された無効審判の審決取消訴訟における主張立証責任の分配についても，上記と同様に解するのが相当であり，審判請求人（審判請求不成立審決の場合は原告，無効審決の場合は被告）が「特許を受ける権利が共有に係ること」，すなわち，自らが共同発明者であることについて主張立証責任を負担すると解すべきである。
したがって，本件においては，審判請求人である原告が，自らが共同発明者であること，すなわち，本件発明１～６の特徴的部分の完成に原告が現実に関与したことについて，主張立証責任を負担するものというべきである。
【コメント】
医薬関連の事案ではないが、共同発明者となるための要件を再確認する意味で取り上げた。特許法には発明者、ましてや共同発明者の定義は明記されていない。
従って、発明者または共同発明者に該当するのかしないのかは、過去の判決例や学説に依拠せざるを得ない。
参考:
- 平成20年3月 (財)知的財産研究所 国際共同研究における共同発明者・発明地の認定等に関する調査研究報告書
- 平成23年法律改正(平成23年法律第63号)解説書 第2章 冒認出願等に係る救済措置の整備
本件原審である特許庁審決でも、共同発明者の解釈について下記観点から、本件各発明の特徴的部分は何であるか検討され、そして請求人が本件各発明の特徴的部分の完成に創作的に寄与したといえるか否かについて検討された。
共同発明者とは、課題を解決するための着想及びその具体化の過程において、複数の者がともに発明の特徴的部分の完成に創作的に寄与した場合における複数の者をいう（例えば、知財高裁平成１９年（行ケ）第１０２７８号）。
そして、上記で引用された知財高裁平成１９年（行ケ）第１０２７８号によれば、「本件各発明の内容」及び「本件各発明に関与した者の関与の程度」を総合考慮して、共同発明者の一人に該当するか否かを考察するとされている。
発明とは，「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」をいい（特許法２条１項），「産業上利用することができる発明をした者は，・・・その発明について特許を受けることができる」と規定されている（同法２９条１項柱書き）。そして，発明は，その技術内容が，当該の技術分野における通常の知識を有する者が反復実施して目的とする技術効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されたときに，完成したと解すべきである（最高裁昭和５２年１０月１３日第一小法廷判決民集３１巻６号８０５頁参照）。したがって，発明者とは，自然法則を利用した高度な技術的思想の創作に関与した者，すなわち，当該技術的思想を当業者が実施できる程度にまで具体的・客観的なものとして構成するための創作に関与した者を指すというべきである。もとより，発明者となるためには，一人の者がすべての過程に関与することが必要なわけではなく，共同で関与することでも足りるというべきであるが，複数の者が共同発明者となるためには，課題を解決するための着想及びその具体化の過程において，発明の特徴的部分の完成に創作的に寄与したことを要する。そして，発明の特徴的部分とは，特許請求の範囲に記載された発明の構成のうち，従来技術には見られない部分，すなわち，当該発明特有の課題解決手段を基礎付ける部分を指すものと解すべきである。
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