サポート要件と実施可能要件: 知財高裁平成24年(行ケ)10076
【背景】
「ヒンダードフェノール性酸化防止剤組成物」に関する特許出願（特願2002-72173; 特開2002-317179）の拒絶審決（不服2008-14384）取消訴訟。争点は，特許法36条6項1号該当性（サポート要件）の有無。
本願発明1:
「化合物の混合物を含んで成るヒンダード フェノール性酸化防止剤組成物であっ
て，該化合物の混合物が，式
【化１】（省略）
式中，ｎは少なくとも０，１，２，および３であり，場合により３より多い，
の複数の化合物を含んで成り；そして組成物が非希釈基準で，
（ａ）3.0 重量％未満のオルソ-tert-ブチルフェノール，
（ｂ）3.0 重量％未満の 2,6-ジ-tert-ブチルフェノール，および
（ｃ）50ppm 未満の 2,4,6-トリ-tert-ブチルフェノールを含む，
上記組成物。」
審決の理由の要点:
発明の詳細な説明には，従来のヒンダードフェノール系酸化防止剤よりも，「向上した酸化安定性，向上した油溶解性，低い揮発性及び低い生物蓄積性」を有することを課題とし，「非常に低レベルの単環ヒンダードフェノール化合物を含有する新規なヒンダードフェノール性酸化防止剤組成物」である本願発明によれば，上記課題を解決できると記載されているものと認められる。
しかし，発明の詳細な説明には，本願発明の組成物を具体的に製造し，その酸化安定性，油溶解性，揮発性及び生物蓄積性について確認し，上記課題を解決できることを確認した例は記載されていないから，本願発明が，発明の詳細な説明の記載により，上記課題を解決できると認識できるものとはいえない。
また，従来のヒンダードフェノール系酸化防止剤よりも低レベルの単環ヒンダードフェノール化合物，すなわち，「（ａ）3.0 重量％未満のオルソ-tert-ブチルフェノール，（ｂ）3.0 重量％未満の 2,6-ジ-tert-ブチルフェノール，および （ｃ）50ppm未満の 2,4,6-トリ-tert-ブチルフェノールを含む」ことにより，「酸化安定性，油溶解性，揮発性及び生物蓄積性」が改良されることが，当業者であれば，出願時の技術常識に照らし認識できるといえる根拠も見あたらない。そうすると，具体的に確認した例がなくとも，当業者が出願時の技術常識に照らし，本願発明の課題を解決できると認識できるとはいえない。
本願発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるとは認められないし，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるとも認められないから，この出願の特許請求の範囲の記載は，特許法３６条６項１号に適合しない。
【要旨】
主 文
特許庁が不服2008-14384号事件について平成23年10月11日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由（抜粋）
「発明の詳細な説明には，非常に低レベルのＯＴＢＰ，ＤＴＢＰ及びＴＴＢＰの単環ヒンダードフェノール化合物を含有することによって，従来のメチレン架橋化多環ヒンダードフェノール性酸化防止剤組成物よりも向上した油溶解性を有する組成物を得ることができ，また，低い揮発性を有し，その結果，向上した酸化安定性を有する組成物を得ることができる点が記載されているということができるから，発明の詳細な説明の記載から，本願発明の構成を採用することにより本願発明の課題が解決できると当業者は認識することができる。
したがって，発明の詳細な説明は，請求項１に係る発明について，その発明の課題を解決できると当業者が認識できる範囲のものとして記載されているということができるから，請求項１に係る発明は発明の詳細に記載されているということができる。これとは異なるサポート要件に関する審決の判断には誤りがある。
（中略）
被告は，本件出願時の技術常識を考慮すると，０～１０ppm のトリ-tert-ブチルフェノールの混入物を含むＤＴＢＰ単量体，すなわち本願発明の原料成分を入手することは困難なものであったから，該ＤＴＢＰ単量体の具体的入手手段について何ら明らかにされていない発明の詳細な説明の記載に基づいて，本願発明の組成物を具体的に製造できるとは到底いえないとか，本願発明の組成物の具体的な製造を確認した例は記載されておらず，これらが技術常識により当然に予想できるとする技術的根拠も記載されていないのであるから，「特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明」であるということはできないと主張する。
しかし，発明の詳細な説明の記載と出願時の技術常識からは本願発明に係る組成物を製造することはできないというのであれば，これは特許法３６条４項１号（実施可能要件）の問題として扱うべきものである。審決は，本件出願が特許法３６条６項１号（サポート要件）に規定する要件を満たしていないことを根拠に拒絶の査定を維持し，請求不成立との結論を出したものであるから，被告の上記主張は，審決の判断を是認するものとしては採用することができない。なお，被告は本願発明の具体的な製造を確認した例の記載はないと主張するが，サポート要件が充足されるには，具体的な製造の確認例が発明の詳細な説明に記載されていることまでの必要はない。以上によれば，審決のサポート要件の判断には誤りがあり，原告の主張する取消事由には理由がある。」
【コメント】
実施可能要件の問題として取り扱うべきことをサポート要件で拒絶とした審決が取り消された事例。医薬分野ではないが、化合物を含有する組成物のサポート要件に関する判決であることから取り上げた。サポート要件が充足されるには、具体的な製造の確認例（すなわち実施例）が発明の詳細な説明に記載されていることまでの必要はない、という判決である。
参考:
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