職務発明の対価請求事件: 大阪地裁平成21年(ワ)4377
【背景】
被告（ニプロ）の元従業員である原告（P1）が、被告に対し、被告在職中に、単独又は共同でした職務発明等に係る特許等を受ける権利又はその共有持分を被告に承継させたとして、平成16年法律第79号による改正前の特許法35条3項等に基づき、上記承継の相当の対価の未払い分である金12億2052万8199円のうち金1億円等の支払を求めた事案。
【要旨】
主 文
１ 被告は，原告に対し，金57万1078円及びこれに対する平成20年11月19日から支払済みまで，年5分の割合による金員を支払え。
２ 原告のその余の請求を棄却する。
３ 訴訟費用は，これを200分し，その199を原告の，その1を被告の負担とする。
４ この判決は，仮に執行することができる。
裁判所の判断（一部のみ抜粋）
２ 「相当の対価」の算定方法について
(1) 「相当の対価」について
イ 算定対象期間について
(ア) 使用者が職務発明について特許を受ける権利を承継した場合は，特許を受ける前においても実施する権利を黙示に許諾されているということができる。この場合において，実施により上げた利益が通常実施権によるものを超えるときには，当該発明が貢献した程度を勘案して「その発明により使用者等が受けるべき利益」を定めることができる。すなわち，法３５条の職務発明は，特許発明（特許法２条２項）に限定されてはいないから，発明であれば特許登録されるか否かにかかわらず法３５条が適用され，特許を受ける権利を使用者に譲渡することにより相当の対価の請求権を取得するのである（この点，職務考案及び職務創作意匠についても同じである。）。
もっとも，特許権については，設定登録前は，使用者の排他的独占権はなく（特許法６６条，６８条），使用者が通常実施権に基づいて実施していると認められる場合には，その範囲内で実施している限り，特許を受ける権利の承継により使用者が受けるべき利益はないことになる。
他方，特許権の設定登録の前であっても，特許出願人は，出願公開後は，発明を実施した第三者に対し一定の要件の下に補償金を請求することができるから（特許法６５条），出願公開後に事実上当該発明を独占し，第三者の実施を排除して独占的に実施したことにより通常実施権に基づくものを超える利益を上げたときは，当該発明が貢献した程度を勘案して「その発明により使用者等が受けるべき利益」を定めることができる。
一方，実用新案権及び意匠権については，設定登録前は，使用者の排他的独占権はなく（実用新案法１４条，１６条，意匠法２０条，２３条）， 特許法上の補償金請求のような制度も設けられていないことから，この時点では独占的な実施を観念することはできず，当該考案，意匠を独占し，第三者の実施を排除して独占的に実施したことによる通常実施権に基づくものを超える利益を観念できるのは，設定登録後ということができる（ただし，実用新案権については，平成５年法律第２６号による改正前の実用新案法１３条の３により，平成６年１月１日よりも以前においては，特許法上の補償金請求と同様の制度が設けられていた。）。
(イ) 以上によれば，本件発明等については，それぞれにつき，別紙超過売上高算定対象期間記載の「超過売上高算定対象期間」欄の期間を対象として，同期間内における実施品の販売について，「その発明により使用者等が受けるべき利益」を算定するのが相当である。
９ 原告による放棄の意思表示の有無について（争点２）
(1) 退職届（乙２）の表記等について
ア 原告の平成２０年６月１８日付け退職願（乙２）には，「退職に際しては就業規則および発明考案取扱規定に定める下記の記載事項を厳守いたします」として，その下に，４点の厳守事項が記載されており，その中に「４ 在職中の発明考案等に係わる補償金の受給権は全て放棄いたします」との記載がある。なお，４点の厳守事項は，囲み枠の中にポイントを落とした文字で表記されている。
イ その当時に実施されていた被告の発明考案取扱規程（平成２０年１月１日実施のもの。乙１の５。以下「平成２０年規定」という。）では，補償金の支給対象について，第１２条で「第８条～第１０条の規定は，補償金 の支給時に会社に在籍している従業員等に対してのみ適用される。」と規定されていた。なお，同規定の第８条ないし第１０条は，出願補償金，登録補償金及び実績補償金の支給要件及び支給額を規定したものである（ただし，実績補償金の詳細は，別途細則で定められている。）。
同条項は，退職者の増加に伴って，補償金等の支払を会社に在籍している従業員に対してのみ適用するため，平成１１年２月２７日の発明考案規程（平成３年規定）の一部改訂において設けられたものである（乙１の４，３２）。
(2) 放棄文言の解釈
以上を踏まえて検討するに，上記退職届の文言からは，厳守事項は，飽くまでも就業規則及び発明考案取扱規程に定められた事項であることが前提であることから，厳守事項のうち「４ 在職中の発明考案等に係わる補償金の受給権は全て放棄いたします」についても，就業規則及び発明考案取扱規程に定められた事項の範囲内で解釈される必要がある（この点，被告社員も，退職に当たり，就業規則及び発明考案取扱規程１２条の内容を改めて認識してもらう趣旨であることを認めている。乙３２・２頁）。
そこで，これに関する発明考案取扱規程第１２条をみるに，同条は，同規定第８条ないし第１０条の出願補償金，登録補償金及び実績補償金の支給要件及び支給額に関する社内規定が在籍している従業員にしか適用されないことを規定したものであり，当該社内規定による支給額を超える職務発明等の対価が生じていると思料する場合の当該対価請求権の権利行使については，何ら規定していない。
そうすると，厳守事項４については，退職により，社内規定による補償金（出願補償金，登録補償金及び実績補償金）の受給については，上記規定が適用されないことを確認したものにとどまり，社内規定によらない職務発明の対価請求権の行使については，何ら規定するものではないと解するのが相 当である。
(3) 原告が補償金の支給に不満をもっていたこと
なお，原告は，平成１５年１２月３日，本件実施品１ほかの製品について，実績補償金の対象ではないとされたことについて，発明考案取扱規程（乙１の４）１５条に基づく不服申立てを行い（甲１１５の３・５），その後，平成１６年３月５日，実績補償金の支給に対する不満等を含めて，滋賀労働局に対し，あっせん申請書を提出するなどしており（甲１１６），在職中から，補償金の支給に不満を持っていたことは明らかである。
そして，原告は，退職後，平成２０年１１月１８日到達の内容証明郵便で被告に催告書兼提訴予告通知書を送付していることからすれば，退職時に，職務発明の対価請求権を放棄する意思までは有していなかったと推認できる。
(4) 小括
以上のとおり，本件において，原告による職務発明の対価請求権を放棄する旨の意思表示があったとまでは認められない。
【コメント】
平成16年法改正前の特許法35条での判決である。
改正法を具体的に適用した判決はまだない中、そのような判決の蓄積を待ち望んでも、企業側にとっては職務発明訴訟リスクの予見性が高まるとは到底思えない。それよりも、職務発明制度を廃止して職務発明の扱いについては使用者と従業者との契約に委ねるよう法改正の議論を進めるべきであるという意見に賛成である。
2013年3月21日、知的財産戦略本部 知的財産による競争力強化・国際標準化専門調査会（第３回）が開催された。
職務発明制度のあり方の議論が進むことを願う。
参考:
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