時機に後れた攻撃防御方法に当たるか否か: 知財高裁平成23年(ネ)10057
【背景】
「プラバスタチンラクトン及びエピプラバスタチンを実質的に含まないプラバスタチンナトリウム，並びにそれを含む組成物」に関する特許権（特許第3737801号）を有する原告（テバ）が、被告（東理）に対し、被告製品の販売差止め等を求めた事案。
審理の経緯:
- 本件は、被告製品が本件特許の技術的範囲に属することについては当事者間に争いがなく、本件特許の無効事由の存否が主たる争点である。原審において、被告は、乙1資料及び乙5公報を主引例とする進歩性欠如等の主張をした（乙5公報には純度99.8パーセントのプラバスタチンナトリウムを得たとの実施例が記載されていたものの、本件特許に記載の製造方法については何らの言及がされていないものである。）。
- 原審は、本件訂正発明は乙5発明と技術常識とを組み合わせることによって、当業者が容易に発明することができた（特許法29条2項）から、本件特許は特許無効審決により無効にされるべきものであると判断して（特許法104条の3）、原告の請求を棄却した（2011.07.28 「テバ v. 東理」 東京地裁平成20年(ワ)16895）。
- 原告は、本件控訴を提起した。ところで、原告は、訴外協和発酵キリン株式会社に対して、本件特許権に基づき、特許権侵害訴訟を提起し、同事件の控訴審が大合議事件となった。当審では、大合議事件の審理等を優先することとし、当審での第1回口頭弁論期日を平成24年4月12日と指定した(その間，被告は、平成23年12月9日に、控訴状に対する答弁書を提出したが、答弁書においては、乙13公報を主引例とする進歩性欠如の無効理由の主張はされていない。)。
- 平成24年1月27日，大合議事件において判決の言渡しがされた。
- その後、当審において同年4月12日に実施した第1回口頭弁論期日において、被告は、本件特許には、乙13公報を主引例とする進歩性欠如の無効理由が存在する旨主張をした。
【要旨】
主 文
本件控訴を棄却する。（他略）
本件特許に関する大合議事件判決（2012.01.27 「テバ v. 協和発酵キリン」 知財高裁平成22年(ネ)10043）が本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものであると判断した内容と同様に、裁判所は、「本件発明及び本件訂正発明は，乙１３発明並びに乙１資料及び技術常識から，当業者が容易に発明することができたと認められるから，原告は，被告に対し，本件特許権を行使することができない」と判断した。
なお、乙１３公報を主引例とする無効の抗弁は重大な過失による時機に後れた攻撃防御方法であるとする原告の主張について、裁判所は、審理の経緯に照らし、下記のように判断した。
「「物の発明」に係る特許請求の範囲にその物の「製造方法」が記載されている場合の発明の要旨認定に関し，原審では，「製造方法」に限定されないとの理解を前提とした審理がされていた。そのような原審の審理を前提として，被告は，より純度の高いプラバスタチンナトリウムについての記載がある乙５公報を主引例とする無効理由を挙げて無効の抗弁をした。しかし，大合議事件判決において，本件発明の要旨の認定について，「製造方法」に限定される旨の判断がされたことから，被告は，当審の第 1 回弁論期日において，同一の製造方法が開示された乙１３公報に基づく無効事由を主張した。このような経緯に照らすならば，被告が上記の主張をしたことに合理性を欠く点はなく，また時機に後れたと解することもできない。よって，被告の主張が時機に後れているとの原告の主張は採用できない。」
【コメント】
本件特許に関する大合議事件判決（2012.01.27 「テバ v. 協和発酵キリン」 知財高裁平成22年(ネ)10043）が示されたことで、本事件も決着した。
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