プロダクト・バイ・プロセスで記載された特許発明の技術的範囲と発明の要旨認定との関係
2012年、最もホットだった”特許的”ニュースのひとつは、大合議判決が出たということもあり、プロダクト・バイ・プロセスで記載された特許発明の技術的範囲と発明の要旨認定との関係をどう考えればよいのかという問題だったのではないでしょうか？
侵害事件の大合議判決（2012.01.27 「テバ v. 協和発酵キリン」 知財高裁平成22年(ネ)10043）は、プロダクト・バイ・プロセスで記載された特許発明の技術的範囲は、「特許請求の範囲に記載された製造方法により製造される物」に限定されると解釈・確定するいう原則論を示した。ただし例外として、「物の特定を直接的にその構造又は特性によることが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在する場合（真正プロダクト・バイ・プロセス）」の特許発明の技術的範囲は、「特許請求の範囲に記載された製造方法に限定されることなく，同方法により製造される物と同一の物」に及ぶと解釈・確定すると判示した。裁判所は、上記のように原則と例外といった理論を構築し、無効の抗弁のときの発明の要旨認定も同様に考えると判示した。
一方、同日付の無効審判取消訴訟判決（2012.01.27 「協和発酵キリン v. テバ」 知財高裁平成21年(行ケ)10284）は、「特許権の設定登録後になされる手続である特許無効審判請求において，特許庁がその審理の対象として把握すべき請求項の具体的内容（発明の要旨）は，特許公報に記載された請求項（特許請求の範囲）によりなされるべきものであり，・・・特に，特許公報の公示機能を考慮すると，無効審判事由の有無の前提となる発明の要旨の認定においては，特許請求の範囲の記載の全てが基準になるのが原則であるというべきである。」との前提条件を置いた上で、プロダクト・バイ・プロセスで記載された発明の要旨認定は「特許請求の範囲に記載された製造方法により製造される物」に限定されると解釈・確定されるのが原則であり、ただし例外として、「物の特定を直接的にその構造又は特性によることが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在する場合（真正プロダクト・バイ・プロセス）」の発明の要旨認定は、「特許請求の範囲に記載された製造方法に限定されることなく，同方法により製造される物と同一の物」に及ぶと解釈・確定すると判示した。
注目すべきは、同無効審判取消訴訟判決で裁判所は、「特許公報公示機能」や「特許権の設定登録後になされる手続きである特許無効審判において」といった前提条件を置いて判示しているところである。従って、上記侵害事件判決も無効審判取消訴訟判決も、いずれも特許権の設定登録前についてのプロダクト・バイ・プロセス・クレームの発明の要旨認定をどうすべきかについては何も言及していないと解釈される。
過去の「医薬系”特許的”な判決を振り返る。」
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