「物の発明」としての用途発明と新規性: 知財高裁平成22年(行ケ)10256
【背景】
被告（アプト）が有する「スーパーオキサイドアニオン分解剤」に関する特許（特許第4058072号）について、原告（アイノベックス）による無効審判請求は成り立たないとの審決（無効2009-800033号）に対する審決取消訴訟。
請求項1:
Ａ ポリビニルピロリドン，ポリビニルアルコール，ポリアクリル酸，シクロデキストリン，アミノペクチン，又はメチルセルロースの存在下で
Ｂ 金属塩還元反応法により調整され，
Ｃ 顕微鏡下で観察した場合に粒径が６nm 以下の白金の微粉末からなる
Ｄ スーパーオキサイドアニオン分解剤。
本件特許発明の上記構成AないしC記載の白金の微粉末は、甲1の白金微粉末を含んでいるから公知の物質である点に当事者間に争いはなかった。甲1には、白金微粉末を体内に取り入れる方法が示されており、各種病気の症状改善に効果があること等が記載、開示されていたが、白金微粉末がスーパーオキサイドアニオンを分解する作用は明示的形式的には記載されていなかった。審決は、甲１との相違点を上記構成Ｄとし、甲1記載の発明とは同一でないと判断した。
【要旨】
裁判所は、
「本件特許発明における白金微粉末を「スーパーオキサイドアニオン分解剤」としての用途に用いるという技術は、甲１において記載、開示されていた、白金微粉末を用いた方法（用途）と実質的に何ら相違はなく、新規な方法（用途）とはいえず、白金微粉末に備わった上記の性質を、構成Ｄとして付加したにすぎず、本件特許発明は、甲１の記載と実質的には同一のものであって、新規性を欠くことになるから、これと異なる審決の認定、判断には誤りがあると解する。」
と判断した。その理由は以下のとおり。
「一般に，公知の物は，特許法２９条１項各号に該当するから，特許の要件を欠くことになる。しかし，その例外として，①その物についての非公知の性質（属性）が発見，実証又は機序の解明等がされるなどし，②その性質（属性）を利用する方法（用途）が非公知又は非公然実施であり，③その性質（属性）を利用する方法（用途）が，産業上利用することができ，技術思想の創作としての高度なものと評価されるような場合には，単に同法２条３項２号の「方法の発明」として特許が成立し得るのみならず，同項１号の「物の発明」としても，特許が成立する余地がある点において，異論はない（特許法２９条１項，２項，２条１項）。もっとも，物に関する「方法の発明」の実施は，当該方法の使用にのみ限られるのに対して，「物の発明」の実施は，その物の生産，使用，譲渡等，輸出若しくは輸入，譲渡の申出行為に及ぶ点において，広範かつ強力といえる点で相違する。このような点にかんがみるならば，物の性質の発見，実証，機序の解明等に基づく新たな利用方法に基づいて，「物の発明」としての用途発明を肯定すべきか否かを判断するに当たっては，個々の発明ごとに，発明者が公開した方法（用途）の新規とされる内容，意義及び有用性，発明として保護した場合の第三者に与える影響，公益との調和等を個々的具体的に検討して，物に係る方法（用途）の発見等が，技術思想の創作として高度のものと評価されるか否かの観点から判断することが不可欠となる。
以上に照らして，本件特許発明の新規性の有無について検討する。
～本件補正明細書の記載によれば，①スーパーオキサイドアニオン等の活性酸素種が関与する疾病として，ガン，糖尿病，アトピー性皮膚炎，アルツハイマー，網膜色素変性症等が存在すること，②構成ＡないしＣに該当する白金微粉末には，スーパーオキサイドアニオンを分解できる属性を有することが確認されたことが記載されている。また，特許請求の範囲の記載によれば，本件特許発明は，構成ＡないしＣに該当する白金微粉末を，「医薬品」「健康食品」又は「化粧品」の用途に使用するための「物の発明」として特許請求されたのではなく，「スーパーオキサイドアニオン分解剤」の用途に使用するための「物の発明」として特許請求されている。
他方，甲１には，構成ＡないしＣに該当する白金微粉末は，ガン，糖尿病，アトピー性皮膚炎などの予防又は治療に有効であると期待されていること，そのような効果を期待して，水溶液として，体内に投与する方法が示されていることが記載され，同記載によれば，そのような使用方法は，公知であることが認められる。そうすると，甲１には，白金微粉末がスーパーオキサイドアニオンを分解する作用が明示的形式的に記載されていないものの，従来技術（甲１）の下においても，白金微粉末を上記のような方法で用いれば，スーパーオキサイドアニオンが分解されることは明らかであり，白金微粉末によりスーパーオキサイドアニオンが分解されるという属性に基づく方法が利用されたものと合理的に理解される（甲２４参照）。
以上によれば，本件特許発明における白金微粉末を「スーパーオキサイドアニオン分解剤」としての用途に用いるという技術は，甲１において記載，開示されていた，白金微粉末を用いた方法（用途）と実質的に何ら相違はなく，新規な方法（用途）とはいえないのであって，せいぜい，白金微粉末に備わった上記の性質を，構成Ｄとして付加したにすぎないといえる。すなわち，構成Ｄは，白金微粉末の使用方法として，従来技術において行われていた方法（用途）とは相違する新規の高度な創作的な方法（用途）の提示とはいえない。」
これに対し、被告は、
「本件発明は，白金微粉末における，新たに発見した属性に基づいて，同微粉末を「剤」として用いるものである以上，新規性を有する」
と主張した。しかし、裁判所は、
「確かに，一般論としては，既知の物質であったとしても，その属性を発見し，新たな方法（用途）を示すことにより物の発明が成立する余地がある点は否定されないが，本件においては，新規の方法（用途）として主張する技術構成は，従来技術と同一又は重複する方法（用途）にすぎないから，被告の上記主張は，採用の限りでない。」
と判断した。
審決を取り消す。
【コメント】
既知の物質に係る新たな方法（用途）について、「物の発明」としての用途発明を肯定すべきか否かの判断について参考になる事例である。用途発明に関する特許庁の取り扱いが必ずしも整理されていないことを感じさせた審決取消判決である。
原審決では、
「審査基準においても「一般に、用途発明は、ある物の未知の属性を発見し、この属性により、当該物が新たな用途への使用に適することを見いだしたことに基づく発明と解される。」（「特許・実用新案 審査基準」第II部1.5.2(2)「用途限定が付された物の発明を用途発明と解すべき場合の考え方」）と記載され、ある物が本来的に有している属性であったとしても、それが未知の属性であり、その属性の発見により、当該物が新たな用途への使用に適することを見いだしたことに基づく発明は、用途発明として特許され得るものとされている。そして、その物が本来的に有している属性でなければ、発見することはできないわけであるから、見いだされた属性が、その物が本来的に有している属性であることは、用途発明の特許性を否定する根拠とはなり得ないものである。そして、本件特許発明は、要件Ａ～Ｃで規定される白金微粉末の用途発明に関するものと認められるので、請求人の主張のうち「ナノサイズの白金微粒子が本来的に有している属性に過ぎない」ことという主張は、本件特許発明の特許性を否定する根拠とはならない。」
と審査基準を引用しながら、本件発明は、新たな用途への使用に適することを見出したことに基づくものである、としている。
しかし、本件発明でいう「新たな用途」とは一体何なのであろうか？
審査基準第VII部第3章医薬発明2.2(3)新規性の判断(3-2)特定の属性に基づく医薬用途に関して(3-2-1)特定の疾病への適用(d)には下記のように記載されている。
「請求項に係る医薬発明の医薬用途が、引用発明の医薬用途を新たに発見した作用機序で表現したに過ぎないものであり、両医薬用途が実質的に区別できないときは、請求項に係る医薬発明の新規性は否定される。」
ところで、米国では下記クレームで成立（US7,838,043）している。
1. A method for eliminating superoxide anion in a mammal, comprising administering to the mammal platinum fine powder having a particle size of 6 nm or less as observed under a microscope which is prepared by metal salt reduction method in the presence of at least one water-soluble polymer comprising one or more of polyvinylpyrrolidone, polyvinyl alcohol, polyacrylic acid, cyclodextrin, amylopectin, and methylcellulose.
用途の新規性が争われた事例:
参考:
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