審査基準以上に補正できる範囲を許容?: 知財高裁平成21年(行ケ)10175
【背景】
特許権者である原告が保有する「高断熱・高気密住宅における深夜電力利用蓄熱式床下暖房システム」に関する特許（第3552217号）の無効審決取消訴訟。
審決では、「高断熱・高気密住宅」との構成を「熱損失係数が１．０～２．５ｋｃａｌ／ｍ ・ｈ・℃の高断熱・高気密住宅」との構成とした補正は、新規事項の追加であると判断するものだった。
本件出願当初明細書には熱損失係数についての記載はなかった。
【要旨】
被告は、
「原告は、審判答弁書（甲２７）において，上記数値範囲が好適である旨の技術的意義を主張しており，このような新たな技術的意義を有する数値範囲を追加することは，新規事項の追加に当たる。」
と主張した。
しかし、裁判所は、本件補正は、新規事項の追加ではないと判断した。その理由を以下に抜粋する。
「本件当初出願に係る特許請求の範囲（請求項１）においては，「高断熱・高気密住宅において」（構成Ａ）と記載されていた。前記アの認定によれば，同構成は，本件発明の解決課題及び解決機序と関係する技術的事項とはいい難く，むしろ，本件発明における課題解決の対象を漠然と提示したものと理解するのが合理的である。」
「「熱損失係数が１．０～２．５ｋｃａｌ／ｍ ・ｈ・℃の高断熱・高気密住宅」との構成について，本件発明全体における意義を検討すると，形式的には，数値を含む事項によって限定されてはいるものの，熱損失係数の計算精度は高いものとはいえないと指摘されていること等に照らすならば，同構成は，補正前と同様に，本件発明の解決課題及び解決機序に関係する技術的事項を含むとはいいがたく，むしろ，本件発明における課題解決の対象を漠然と提示したものと理解するのが合理的である。」
「本件補正の適否についてみてみると，仮に本件補正を許したとしても，先に述べた特許法１７条の２第３項の趣旨，すなわち，①出願当初から発明の開示を十分ならしめ，発明の開示が不十分にしかされていない出願と出願当初から発明の開示が十分にされている出願との間の取扱いの公平性の確保，②出願時に開示された発明の範囲を前提として行動した第三者が被る不測の不利益の防止，という趣旨に反するということはできない。
そうすると，本件補正は，本件発明の解決課題及び解決手段に寄与する技術的事項には当たらない事項について，その範囲を明らかにするために補足した程度にすぎない場合というべきであるから，結局のところ，明細書，特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入していない場合とみるべきであり，本件補正は不適法とはいえない。」
「もっとも，原告は，無効審判手続及び本訴において，①本件発明が最も効果を奏するのは，熱損失係数１．０～２．５ｋｃａｌ／㎡・ｈ・℃の高断熱高気密住宅においてであること，②熱損失係数が２．５ｋｃａｌ／㎡・ｈ・℃以上になると，住宅内から損失してしまう熱量が大きすぎて，蓄熱層を高温にしなければ，その損失分を補充することはできなくなること，③熱損失係数が１．０ｋｃａｌ／㎡・ｈ・℃以下になると，断熱性が高くなり，暖房効果はあるものの，冷房負荷が大きいという問題が生じるし，断熱性が高ければ，本件発明を用いる必要性がない等と述べている。しかし，前記のとおり「熱損失係数」が計算精度の高いものではないことに照らせば，原告がこのように述べたからといって，直ちに，「熱損失係数１．０～２．５ｋｃａｌ／㎡・ｈ・℃」との値が，本件発明の課題解決の機序との関係において，客観的な技術的意義を有するものと解することはできない。」
さらに、裁判所は、
「仮に，「熱損失係数が１．０～２．５ｋｃａｌ／ｍ ・ｈ・℃」が，本件発明に関する技術的意義を有するといえるとしても，本件補正は，明細書，特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入した場合であるとはいえない。」
と判断した。その理由を下記に抜粋する。
「仮に，本件補正によって付加された事項が技術的内容を含んでいると解したとしても，本件出願当初明細書には「熱損失係数が１．０～２．５ｋｃａｌ／ｍ ・ｈ・℃」における数値が明示されているわけではないが，本件発明の課題解決の対象である「高断熱・高気密住宅」をある程度明りょうにしたにすぎないという意味を超えて，当該数値に本件発明の解決課題及び解決手段との関係で格別な意味を見いだせない本件においては，その付加された事項の内容は，本件出願当初明細書において既に開示されていると同視して差し支えないといえる。したがって，本件補正は，明細書，特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入した場合であるとはいえない。」
審決を取り消す。
【コメント】
「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正（新規事項）」審査基準改定案に対して、東京医薬品工業協会 知的財産研究会 特許部会が下記とおりのパブリックコメント(see here)を寄せた。その中で、本事案が取り上げられている。
意見及び理由：
知財高裁大合議判決（知財高判平２０．５．３０、平成１８年（行ケ）第１０５６３号）を受け、「現行の審査基準に基づく審査実務を変更せず、大合議判決との整合性をとる」との観点で、審査基準を改訂することについては異論ございません。
しかしながら、産業構造審議会知的財産政策部会 特許制度小委員会 審査基準専門委員会では検討されていなかった、平成２２年１月２８日に言渡された判決（知財高判平２２．１．２８、平成２１年（行ケ）第１０１７５号）において、「大合議判決基準」が前提として挙げられたうえ、「本件出願当初明細書には「熱損失係数が１．０～２．５ｋｃａｌ／ｍ２・ｈ・℃」における数値が明示されているわけではないが、本件発明の課題解決の対象である「高断熱・高気密住宅」をある程度明りょうにしたにすぎないという意味を超えて、当該数値に本件発明の解決課題及び解決手段との関係で格別な意味を見いだせない本件においては、その付加された事項の内容は、本件出願当初明細書において既に開示されていると同視して差し支えないものといえる。したがって、本件補正は、明細書、特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入した場合であるとはいえない」との内容の判決が出されています。この判決は、現行の審査基準以上に、補正のできる範囲を許容しているように感じられます。
今回の審査基準改訂案は、現行の審査基準に基づく審査実務を変更しないという前提での改訂と理解しておりますが、前述の平成２１年（行ケ）第１０１７５号事件の判決を例に挙げましたように「大合議判決基準」の表現が曖昧であることゆえの弊害（例えば、補正の予測不可能性）が生じるのではないかと危惧しております。
本判決による新規事項追加の判断手法を整理すると、
追加事項に単に技術的意義（技術的内容）があることだけをもって新規事項の追加であると判断するのではなく、「発明の解決課題及び解決機序との関係で格別な意味を持つ技術的事項」が含まれるのかどうかで判断するとしている。
2010年6月1日、特許庁は、「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正（新規事項）」の審査基準を改訂(see here)したばかりだが、”新たな技術的事項の導入”とは何なのか、どのように判断するのかについて、本判決を考慮して改定審査基準が検討された様子はない。本判決に続いて今後の判決及び審査がどのようになっていくか気になるところである。補正の予測不可能性という混乱を引き起こすことにならないよう知財高裁での判決間の整合性及び審査基準等の特許庁での運用に矛盾が起きないようにしてほしい。
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