複数の置換基リストから置換基をsingle outする補正は許されるか?(EPOの判断): EPO審決T0859/94
【背景】
「Colour photographic material」に関する出願（出願番号85111246.6/公開番号0177765）。異議申立手続中に提出されたクレームの補正が新規事項の追加であり、A123(2)EPCに反するとした異議部の判断に対して、特許権者は審判部へappealした。
請求人（特許権者）は、審判手続きにおいて、new main requestを提出した。
出願当初クレームで問題となった一般式の記載は左記の通りであった。
wherein at least one of R11 and R12 in the formulae (V) and (VI) is an alkyl group of -C(R1R2R3);
R1 is a straight chain or branched chain or cyclic alkyl group;
R2 and R3 each is a hydrogen atom, a halogen atom, an alkyl group, an aryl group, ・・・etc;
When R11 and R12 are substituents other than the alkyl group of -C(R1R2R3), said substituents each is a hydrogen atom, a halogen atom, an alkyl group,・・・etc;
X is a hydrogen atom, a halogen atom, a carboxy group, a group bonded via an oxygen atom, a group bonded via a nitrogen atom, an arylazo group, or a group bonded via sulfer atom;
補正後（main request）の一般式における変更点は下記のとおりであった。
・両一般式中の6位のR11が-C(R1R2R3)に置き換えられ、R2及びR3は”an alkyl grouop”に限定された。
・R12のリストから”a heterocyclic oxy group”及び”a heterocyclic thio group”が削除された。
・一般式VのXが”a halogen atom”に限定され、一般式VIのXのリストから”a hydrogen atom, a carboxy group, a group bonded via a nitrogen atom and an arylazo group”が削除された。
【要旨】
Catchword
An amendment of a generic chemical formula is not admissible under Article 123(2) EPC if it leads – by deleting meanings of residues – to a particular combination of specific meanings of the respective residues, i.e. to a particular structural feature of the compounds concerned which was not disclosed originally and amounts to an inadmissible singling out of a sub-class of chemical compounds (points 2.4.3 and 2.5 of the Reasons for the Decision).
2.4.3
In the present case, the Appellant’s “deletions” amounted – as demonstrated above – to an inadmissible singling out of the specific sub-classes of 6-tertiary-alkyl-pyrazolotriazoles of formulae V and VI encompassed by but not disclosed as such in the application as filed.
請求人（特許権者）は、当業者であれば、tertialy butyl基を有する実施例M-17に基づいて、pyrazolotriazoleの6位にtertiary alkyl基が好ましいと考えるだろうから、R1、R2、R3がalkylである-C(R1R2R3)にR11を限定する補正は許容されるべきで、さらにX及びR12も関係ないと主張した。
しかし、審判部は、「当業者にしてみれば、type V及びtype VIの全ての6-tertiary-butyl化合物をカバーするよう開示した概念の開示が必要であったであろうし、さらに6-primary-alkyl化合物及び6-secondary-alkyl化合物よりも6-tertiary-alkyl化合物が優れているとの結論に至ることが必要があったであろう。しかし、請求人から証拠は示されなかった（point 2.4.1 of the Reasons for the Decision）。」と言及し、請求人（特許権者）の主張を退けた。
補正はA123(2)EPCの下、許容されない。
請求棄却。
【コメント】
医薬に関する発明ではないが、一般式で示された化合物の置換基リストから選択肢を削除する補正において、新規事項追加の判断が厳格に適用された審決。
いざというときにA123(2)に違反せずにsub-classのsingling outができるよう、クレーム又は明細書に充分な記載をしておく必要がある。実施例に依拠した概念を抽出した補正に頼るのは避けたほうがよい。
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