2023.11.22 「X v. 特許庁長官」 知財高裁令和5年(行ケ)10059　―人為的取決めであって自然法則を利用したものとはいえないとして発明該当性（特許法2条1項）を否定した事例―

１．背景

本件（令和5年(行ケ)10059）は、発明の名称を「患者保有分項目を設けた処方箋と患者保有の医薬品を含めた投与日数算定の一方式」とする特許出願（特願2021-89621号。以下、「本願」という）についての拒絶査定不服審判において「本件審判の請求は、成り立たない。」とした特許庁の審決（以下「本件審決」という。）の取り消しを求めて、出願人Ｘが提起した拒絶審決取消訴訟である。

本件発明は、要するに、患者が前回受診時に予約した次回受診日よりも前に受診する場合もあることも踏まえて、前回受診時に処方された医薬品の患者保有分（残存分）に応じて、今回受診時において新たな次回受診予約日までに必要な同医薬品の処方日数を、その場合分けに従って処方箋に項目を設けて計算する方法である。

特開2022-161778 実施例2（パターン２）より

本件審決の理由は、本願発明は、処方箋の投与日数に患者保有分の項目を設けるという人為的な取り決め、及び、患者保有の医薬品を含めた医薬品の投与日数を算定する際の算定ルールを示した人為的な取り決めであり、本願発明の構成に技術的手段が何ら特定されていないから、本願発明は、全体として「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるとはいえず、特許法２条で定義される「発明」に該当せず、したがって同法２９条１項柱書に規定する「産業上利用することができる発明」に該当しないから、本願は拒絶されるべきものである、というものであった。

２．裁判所の判断

知的財産高等裁判所第３部（以下、「裁判所」と略す）は、本願発明は、全体として人為的な取決めであって、自然法則を利用したものとはいえないから、特許法２条１項にいう「発明」には該当しないと認められ、本件審決の判断に誤りはなく、他に本件審決について違法な点は認められないとして、原告の請求を棄却した。

以下に、取消事由１（本願の発明該当性に関する判断の誤り）についての裁判所の判断を一部抜粋して紹介する。

「特許の対象となる「発明」は、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」であるから（特許法２条１項）、人の精神活動、純然たる学問上の法則、人為的な取決めなどは、「自然法則を利用した」ものといえず、特許の対象となる「発明」に該当しない。

そして、特許請求の範囲（請求項）に記載された「特許を受けようとする発明」が特許法２条１項にいう「発明」に該当するか否かは、それが、特許請求の範囲の記載や願書に添付した明細書の記載及び図面に開示された「特許を受けようとする発明」が前提とする技術的課題、その課題を解決するための技術的手段の構成、その構成から導かれる効果等の技術的意義に照らし、全体として「自然法則を利用した」技術的思想の創作に該当するか否かによって判断すべきものである。」

裁判所は、特許法上の「発明」の意義について上記のとおり述べたうえで、本願発明は、全体として人為的な取決めであって、自然法則を利用したものとはいえないから、特許法２条１項にいう「発明」には該当しないと判断した。

「本願発明は、患者が医師の診察を受ける際に、前回処方された医薬品が患者の元に残っている場合であっても、医師がこれを考慮することなく、診察の日を起算日として医薬品の投与期間を定めて処方をしていたことを課題として、これを解決するため、処方箋に「患者保有分」の項目、すなわち患者が保有している医薬品に関して記載する項目を設け、既に患者が保有している医薬品に相当する分を除いた投与期間を算定する方法の発明であって、これによって、重複処方を防止する効果が得られるとされるものである。

しかしながら、本願発明のうち、「処方箋」の記載事項は、医師法施行規則２１条で規定されているから、「分量、用法、用量」の記載は法令に基づく規定、すなわち人為的な取決めと解され、したがって、「分量、用法、用量」として記載される「投与日数」も人為的な取決めであり、本願発明において、処方箋に「投与日数」として「患者保有分」の項目を設けることもまた、処方箋に医師が記載する事項を定めた人為的な取決めにすぎず、自然法則を利用したものであるとはいえない。

また、本願発明は、患者が保有している医薬品に相当する分を除いた投与期間を算定する方法として、パターン１及びパターン２に分け、さらにパターン１についてイ、ロａ・ｂ・ｃ、パターン２についてイａ・ｂ・ｃ、ロａ・ｂ・ｃにそれぞれ分けて、算定方法を具体化しているが、いずれの算定方法も、医師が患者に対して医薬品を処方し、投与する際の投与期間の算定の方法を定めた人為的取決めであって、自然法則を利用したものであるとはいえない。」

３．コメント

本事案は、本願発明は人為的な取り決めに基づくものであり、自然法則の利用には該当しないとして、法上（特許法２条１項）の発明該当性が否定されたケースである。

知財高判平成30年10月17日平成29年(行ケ)10232号（いきなりステーキ事件）では、純粋ビジネス方法と思われるその発明該当性が認められ、「自然法則の利用」要件が大幅に緩和された判決として注目されたことは記憶に新しいところ、同様に、発明該当性が認められる判例も存在することから、本願発明も何とかして法上の発明該当性が認められる余地はなかったのだろうか。

本願（特願2021-89621号）の公開公報（特開2022-161778号）には、FIおよびFターム（G16H20/10および5L099AA25）が記載されており、IPDLで検索すればそのような技術分野において多くの特許例が存在することがわかる。

さらに、本願の審査において審査官が進歩性欠如の理由として引用した特許出願（引用文献１）も登録されている。

当該引用文献１（特開2019-028808号公報）は、「投薬日数決定支援システム、投薬日数決定支援方法及び投薬日数決定支援プログラム」と題されたメドケア株式会社の特許出願である。

このメドケア株式会社の特許出願は、残薬の増加を抑制しながら投薬日数の決定を簡素化することを目的として、患者に対して投薬を行う際に投薬日数の決定を支援する投薬日数決定支援システムという解決手段を提供するという、本願発明と類似したアイデアに基づくものであった。

メドケア株式会社の特許出願は、拒絶理由通知を受けつつも特許請求の範囲を補正し、特許第6402342号として登録されている。

このように、本願も、例えば、投薬日数決定支援システムに関する発明であったなら、少なくとも法上の発明該当性が認められる余地はあったのかもしれない。

しかし、残念ながら、本願明細書には、例えばソフトウェアやシステムの利用に関する十分な記載や示唆がなかった。

本願は、発明者自身が出願人であり、発明者が出願から訴訟までの手続きを行ったようである（代理人として弁理士を使用していない）。

法上の「発明」として認識されるために、どのようにして権利化の可能性を高めるか、そのためにどのように明細書や特許請求の範囲を充実させるか、弁理士と協力して出願時に適切な対策を講じる必要があったと思われる。

ピポ

弁理士に相談していたらよかったのかもな。無料相談会もやっているようだし。

自分にお願いしてくれれば、いつでもなんでも相談に乗るよ。

ミャオ

ピポ先輩～。では、わたしの恋愛相談をお願いしま～す。

ピポ

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参考:

• 中山一郎 「人間の精神活動，人為的取決めと発明」 特許研究 No.70, p6-24 (2020年9月発刊)
• 特許・実用新案審査基準: 第III部 第1章 発明該当性及び産業上の利用可能性 第1章 発明該当性及び産業上の利用可能性(特許法第 29 条第 1 項柱書)