化合物の選択・組み合わせに関する選択発明の特許性: 知財高裁平成28年(行ケ)10037
【背景】
DICが保有する「重合性化合物含有液晶組成物及びそれを使用した液晶表示素子」に関する特許第5196073号を無効とした審決（無効2014-800103）の取消訴訟。本件発明と引用発明（甲１発明）は、いずれも多数の選択肢から成る化合物として「第一成分」、「第二成分」および「第三成分」を含有することを特徴とする液晶組成物の発明である。
本件審決は、① 甲１発明Ａの「第三成分」として、甲１の…で表される重合性化合物を選択すること、② 甲１発明Ａの「第一成分」として、甲１の…で表される化合物を選択すること、③ 甲１発明Ａの「第二成分」として、甲１の…で表される化合物を選択すること、④ 甲１発明Ａにおいて、「塩素原子で置換された液晶化合物を含有しない」態様を選択すること、の各技術的意義について、上記①の選択と、同②及び③の選択と、同④の選択とをそれぞれ別個に検討した上、それぞれについて、格別な技術的意義が存するものとは認められないとして、相違点１ないし４を実質的な相違点であるとはいえないと判断し、本件発明１の特許性（新規性）を否定した。要するに、本件審決は、引用発明である甲１発明と本件発明との間に包含関係（甲１発明を本件発明の上位概念として位置付けるもの）を認めた上、甲１発明において相違点に係る構成を選択したことに格別の技術的意義が存するかどうかを問題にしており、その結果、本件発明が甲１発明と実質的に同一であるとして新規性を認めなかった。
【要旨】
主 文
１ 特許庁が無効2014-800103号事件について平成27年12月28日にした審決のうち，「特許第5196073号の請求項1ないし17に係る発明についての特許を無効とする。」との部分を取り消す。
２ 訴訟費用は，被告の負担とする。
裁判所の判断
裁判所は、いわゆる選択発明の特許性の有無についての考え方に言及したうえで、本件審決の判断の妥当性を検討し、本件審決は必要な検討を欠いたまま本件発明１の特許性を否定しているものであるから審理不尽の誹りを免れないのであって特許性判断の結論に影響を及ぼすおそれのある重大な誤りを含むものであるから、本件審決の判断は妥当でないと判断した。以下、裁判所の判断の抜粋。
「特許に係る発明が，先行の公知文献に記載された発明にその下位概念として包含されるときは，当該発明は，先行の公知となった文献に具体的に開示されておらず，かつ，先行の公知文献に記載された発明と比較して顕著な特有の効果，すなわち先行の公知文献に記載された発明によって奏される効果とは異質の効果，又は同質の効果であるが際立って優れた効果を奏する場合を除き，特許性を有しないものと解するのが相当である。
ここで，本件発明１が甲１発明Ａの下位概念として包含される関係にあることは前記３のとおりであるから，本件発明１は，甲１に具体的に開示されておらず，かつ，甲１に記載された発明すなわち甲１発明Ａと比較して顕著な特有の効果を奏する場合を除き，特許性を有しないというべきである。
そして，甲１に本件発明１に該当する態様が具体的に開示されているとまでは認められない（被告もこの点は特に争うものではない。）から，本件発明１に特許性が認められるのは，甲１発明Ａと比較して顕著な特有の効果を奏する場合（本件審決がいう「格別な技術的意義」が存するものと認められる場合）に限られるというべきである。」「本件発明１は，甲１発明Ａにおいて，３種類の化合物に係る前記①ないし③の選択及び「塩素原子で置換された液晶化合物」の有無に係る前記④の選択がなされたものというべきであるところ，証拠（甲４２）及び弁論の全趣旨によれば，液晶組成物について，いくつかの分子を混ぜ合わせること（ブレンド技術）により，１種類の分子では出せないような特性を生み出すことができることは，本件優先日の時点で当業者の技術常識であったと認められるから，前記①ないし④の選択についても，選択された化合物を混合することが予定されている以上，本件発明の目的との関係において，相互に関連するものと認めるのが相当である。
そして，本件発明１は，これらの選択を併せて行うこと，すなわち，これらの選択を組み合わせることによって，広い温度範囲において析出することなく，高速応答に対応した低い粘度であり，焼き付き等の表示不良を生じない重合性化合物含有液晶組成物を提供するという本件発明の課題を解決するものであり，正にこの点において技術的意義があるとするものであるから，本件発明１の特許性を判断するに当たっても，本件発明１の技術的意義，すなわち，甲１発明Ａにおいて，前記①ないし④の選択を併せて行った際に奏される効果等から認定される技術的意義を具体的に検討する必要があるというべきである。
ところが，本件審決は，前記のとおり，前記①の選択と，同②及び③の選択と，同④の選択とをそれぞれ別個に検討しているのみであり，これらの選択を併せて行った際に奏される効果等について何ら検討していない。このような個別的な検討を行うのみでは，本件発明１の技術的意義を正しく検討したとはいえず，かかる検討結果に基づいて本件発明１の特許性を判断することはできないというべきである。」
【コメント】
本件発明は、医薬に関するものではないが、化合物の選択・組み合わせに関する選択発明の特許性について争われた事案であり、有効成分の選択発明や、成分の組み合わせに関する医薬発明においても参考になる事例と考えられる。
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