プロダクト・バイ・プロセス・クレームの「不可能・非実際的事情」が明らかでないと判断された事例: 知財高裁平成28年(行ケ)10141
【背景】
「苦味マスキング食材，及び苦味マスキング方法」に関する特許出願（特願2011-185374）の拒絶審決（不服2014-5021）取消訴訟である。主な争点は、①本願発明と引用発明との相違点は実質的な相違点ではないとした新規性判断の誤りの有無、②プロダクト・バイ・プロセス・クレームの「不可能・非実際的事情」が明らかでないとした明確性要件の判断の誤りの有無である。
請求項１：
可食物の苦味をマスキングする作用を有する無塩可溶性可食凝集剤を有効成分とすることを特徴とし，及び，さらに，前記可食凝集剤は，凝集作用のないナトリウムやカリウムやマグネシウム等の水酸化物は無効であり，凝集奇特作用を有する水酸化カルシウムを主成分とすることを特徴とする，ｐＨ測定の為に何度も水に溶解が不可欠で，かつ非常に変動しやすいｐＨの調節限定など非常に不安定で手間がかかる面倒な工程をなんら必要とせずに，単に混ぜるだけで有効な，苦い可食物の苦味を奇特強力にマスキングするものであることを特徴とする，苦味マスキング剤。
請求項５：
請求項１乃至請求項４のいずれか１項に記載の苦味マスキング剤を使うことを特徴とする苦味マスキング方法。
請求項１１：
請求項５乃至請求項１０のいずれか１項の方法を用いて製造されたことを特徴とする可食物。
【要旨】
請求棄却。
１．取消事由１（新規性判断の誤り）について
裁判所は、本願発明１と引用発明（ポリフェノールを含有する食品に添加してポリフェノールの渋味，苦味または収斂味を軽減する水酸化カルシウム）との相違点１～４は、いずれも実質的に相違するということはできないから、本願発明１は引用発明であると判断し、本願発明１は新規性がないとした。
原告は、
「引用発明の実施例は，水酸化ナトリウムと重曹のみであり，水酸化カルシウムは，いろいろなアルカリとして列挙されているうちの一つにすぎない」
と主張したが、裁判所は、
「引用文献には，前記(1)のとおり，ポリフェノールの渋味等の軽減の機序として，ポリフェノールを，水酸化ナトリウム，水酸化カルシウム，水酸化マグネシウム及び水酸化カリウムより成る群から選ばれるアルカリを用いて，ポリフェノールのナトリウム塩，カルシウム塩，マグネシウム塩又はカリウム塩とすることが記載されているとともに，水酸化ナトリウムを用いた実施例により，ポリフェノールの渋味等の軽減効果が得られたことが記載されているから，このような記載に接した当業者は，引用文献に水酸化カルシウムの実施例の記載がなくても，ポリフェノールに水酸化ナトリウムに代えて水酸化カルシウムを添加した場合にも，ポリフェノールがポリフェノールのカルシウム塩となることにより，渋味等の軽減効果が得られるという技術的思想を理解することができる。したがって，引用文献に水酸化カルシウムの実施例の記載がないことをもって，引用文献から引用発明を認定した本件審決が誤りであるということはできない。原告の主張は，理由がない。」
と判断した。
２．取消事由２（明確性要件の判断の誤り）について
裁判所は、いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームにおいて特許法36条6項2号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか又はおよそ実際的でないという事情（不可能・非実際的事情）が存在するときに限られると解するのが相当である、という最高裁判決（平成24年(受)第1204号）を参照しつつ、
「請求項１１は，物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合に当たる。そして，本願明細書には，不可能・非実際的事情について何ら記載がなく，当業者にとって不可能・非実際的事情が明らかであることを認めるに足りる証拠もない。・・・そうすると・・・請求項１１の記載は，特許法３６条６項２号所定の「発明が明確であること」を充足しないから，本願は，全体として特許を受けることができない。」
と判断した。
原告は、
「『不可能・非実際的事情』が存在することの主張・立証をする。出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であり，かつ，およそ実際的でないという事情である。つまり，出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが，当方にとって，全く不可能であり，かつ，当方にとって，全く実際的でないという事情である。また，本願明細書［０００８］に『新しいマスキング方法を提供する』と，明記してある。」
と主張した。
しかし、裁判所は、
「本願明細書の【０００８】には，「新しい苦味マスキング剤及び方法を提供する事を目的とする。」と記載されているが，この記載が，不可能・非実際的事情を直ちに基礎付けるものでないことは明らかであり，原告の上記主張によっても，不可能・非実際的事情が存在するとは認められない。」
と判断した。
また、原告は、
「水酸化カルシウムによる苦味マスキングの機序が，動植物体内の連続反応の様々な locus（loci）に係っていると推測され，これを解明することができないことが，不可能・非実際的事情に当たる」
旨主張した。
しかし、裁判所は、
「水酸化カルシウムによる苦味マスキングの機序を特定することが困難であるとしても，請求項１１の「可食物」をその構造又は特性により直接特定するに当たり，このような機序を記載しなければならないものとは認められないから，原告主張の機序の特定が困難であるという事情は，不可能・非実際的事情を基礎付けるものとはいえない。」
と判断した。
【コメント】
１．新規性判断について
原告は、引用文献に記載された「水酸化カルシウム」はいろいろなアルカリとして列挙されているうちの一つにすぎないと主張したが、裁判所は、引用文献の記載に接した当業者は「水酸化カルシウム」を添加した場合にも渋味等の軽減効果が得られるという技術的思想を理解することができるとして原告の主張を退けた。新規性を否定する引用発明の成立性/適格性/根拠データは必要かどうかについて、これまで収集した過去事例はこちら（記載要件/引例適格/データは必要か）。
２．プロダクト・バイ・プロセス・クレームの「不可能・非実際的事情」の判断について
裁判所は、本願プロダクト・バイ・プロセス・クレームの「不可能・非実際的事情」は明らかでないとして、特許法36条6項2号所定の「発明が明確であること」を充足しないと判断した。出願人が一定の事情が存在すること（直接特定が不可能・非実際的であること）を主張立証しなければならないわけであるが、具体的にどのような主張をすれば「不可能・非実際的事情」が存在することを立証することができたと判断されるのか、この事例を見ても判然としないままである。主張立証出来たと判断された判決の蓄積を待つしかないだろう。
医薬分野ではないが、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する最高裁判所判決後にいくつかの知財高裁判決が存在する。これらは、一定の場合には、プロダクト・バイ・プロセス・クレームとみる必要はない又は「不可能・非実際的事情」の主張立証を要しないと解するのが相当であると判断して決着させているようである。
- 2016.09.20 知財高裁平成27年(行ケ)10242
「プロダクト・バイ・プロセス・クレームが発明の明確性との関係で問題とされるのは，物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されているあらゆる場合に，その特許権の効力が当該製造方法により製造された物と構造，特性等が同一である物に及ぶものとして特許発明の技術的範囲を確定するとするならば，その製造方法が当該物のどのような構造又は特性を表しているのかが不明であることなどから，第三者の利益が不当に害されることが生じかねないことによるところ，特許請求の範囲の記載を形式的に見ると経時的であることから物の製造方法の記載があるといい得るとしても，当該製造方法による物の構造又は特性等が明細書の記載及び技術常識を加えて判断すれば一義的に明らかである場合には，上記問題は生じないといってよい。そうすると，このような場合は，法３６条６項２号との関係で問題とすべきプロダクト・バイ・プロセス・クレームと見る必要はないと思われる。」
- 2016.09.29 知財高裁平成27年(行ケ)10184
「ＰＢＰ最高裁判決が上記事情の主張立証を要するとしたのは，同判決の判旨によれば，物の発明の特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合には，製造方法の記載が物のどのような構造又は特性を表しているのかが不明であり，特許請求の範囲等の記載を読む者において，当該発明の内容を明確に理解することができないことによると解される。そうすると，特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合であっても，当該製造方法の記載が物の構造又は特性を明確に表しているときは，当該発明の内容をもとより明確に理解することができるのであるから，このような特段の事情がある場合には不可能・非実際的事情の主張立証を要しないと解するのが相当である。」
- 2016.11.08 知財高裁平成28年(行ケ)10025
「本願補正発明１及び２に係る前記の各記載は，いずれも，形式的にみれば，経時的な要素を記載するものといえ，「物の製造方法の記載」がある，すなわち，プロダクト・バイ・プロセス・クレームに該当するということができそうである。しかしながら，前記最高裁判決が，前記事情がない限り明確性要件違反になるとした趣旨は，プロダクト・バイ・プロセス・クレームの技術的範囲は，当該製造方法により製造された物と構造，特性等が同一である物として確定されるが，そのような特許請求の範囲の記載は，一般的には，当該製造方法が当該物のどのような構造又は特性を表しているのかが不明であり，権利範囲についての予測可能性を奪う結果となることから，これを無制約に許すのではなく，前記事情が存するときに限って認めるとした点にある。そうすると，特許請求の範囲に物の製造方法が記載されている場合であっても，前記の一般的な場合と異なり，当該製造方法が当該物のどのような構造又は特性を表しているのかが，特許請求の範囲，明細書，図面の記載や技術常識から明確であれば，あえて特許法３６条６項２号との関係で問題とすべきプロダクト・バイ・プロセス・クレームに当たるとみる必要はない。」
参考:
- プロダクト・バイ・プロセス・クレームの発明の要旨の認定は物同一説で判断
2015.06.05 「テバ v. 東理」 最高裁平成24年(受)2658 - プロダクト・バイ・プロセス・クレームの特許発明の技術的範囲は物同一説で判断、明確性要件に一定のハードル
2015.06.05 「テバ v. 協和発酵キリン」 最高裁平成24年（受）1204
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